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89.051

Botschaft zu einer Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente

vom 16. August 1989

Sehr geehrte Herren Präsidenten, sehr geehrte Damen und Herren, mit dem Antrag auf Zustimmung unterbreiten wir Ihnen den Entwurf zu einer Änderung des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1954 betreffend die Erfindungspatente (PatG; SR 232.14).

Gleichzeitig beantragen wir Ihnen, den folgenden parlamentarischen Vorstoss abzuschreiben: 1987 M 86.582 Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente. Revision (N 19.12.86, Auer; S 8.12.87).

Wir versichern Sie, sehr geehrte Herren Präsidenten, sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.

16. August 1989

232

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates Der Bundespräsident: Delamuraz Der Bundeskanzler: Buser

1989-360

Übersicht Den Anstoss zu dieser Teilrevision gab eine am S.Dezember 1987 übenviesene Motion, mit welcher der Bundesrat eingeladen wurde, durch Änderung des Patentgesetzes baldmöglichst einen adäquaten Schutz für Erfindungen auf dem Gebiet der Biotechnologie zu ermöglichen. Der Bundesrat ist mit der Zielsetzung der Motion eimerstanden und schlägt dementsprechend auf drei Gebieten Anpassungen an die in diesem Bereich bestehende besondere Sachlage vor: - Gemäss dem geltenden Recht erstreckt sich der durch ein Verfahrenspatent gewährte Schutz lediglich auf die unmittelbaren Erzeugnisse des Verfahrens (Art. 8 Abs. 3 PatG). Lebende Materie lässt sich aber, im Gegensatz zur toten, vermehren; ein Dritter muss somit das patentierte Verfahren zur Herstellung der Erzeugnisse nicht mehr durchführen, sondern kann diese aus bereits vorhandenen Erzeugnissen gewinnen. Damit wird der Erfinder auf dem Gebiete der Biotechnologie schlechter gestellt als Erfinder auf anderen Gebieten. Deshalb schlägt der Bundesrat vor, den durch das Verfahrenspatent gewährten Schutz auch auf die durch Vermehrung der unmittelbaren Produkte des patentierten Verfahrens gewonnenen Erzeugnisse auszudehnen.

- Die Vermehrungsfähigkeit biologischer Materie schafft auch Schwierigkeiten, wenn ein geschütztes Produkt in Verkehr gesetzt, z. B. verkauft wird. Nach allgemeinen Grundsätzen stellt seine Vermehrung eine zustimmungsbedürftige Herstellung des Erzeugnisses dar, auch wenn sie zur bestimmungsgemässen Verwendung des verkauften Erzeugnisses gehört (z. B. bei Mikroorganismen zur Beseitigung eines Ölteppichs). Der vorgeschlagene neue Artikel 8a PatG soll dieser Situation Rechnung tragen.

- Schliesslich hat sich bei biotechnologischen Erfindungen gezeigt, dass das Offenbarungsgebot von Artikel 50 PatG off. kaum zu erfüllen ist. Wer sich beispielsweise um Patentschutz für einen Mikroorganismus bemüht, hat häufig grosse oder sogar unüberwindliche Schwierigkeiten, den Gewinnungsvorgang im Patentgesuch so darzulegen, dass der Fachmann ihn wiederholen kann. In diesen und ähnlichen Fällen soll die Hinterlegung einer Probe der Materie bei einer anerkannten Sammelstelle Abhilfe schaffen, eine Lösung, welche mit Abweichungen bereits heute in der Verordnung zum Patentgesetz verankert ist.

Der Bundesrat legt ferner eine Reihe weiterer Vorschläge für
Gebiete vor, in welchen sich ein Regelungsbedürfnis gezeigt hat: - In den fünfziger Jahren wurde die amtliche Vorprüfung, das heisst die Prüfung von zum Patent angemeldeten Erfindungen auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit, für die Gebiete der Textilveredelung und der Zeitmessungstechnik eingeführt. Nun hat sich gezeigt, dass das Interesse nicht nur am Ausbau, sondern an der Beibehaltung der Vorprüfung überhaupt geschwunden ist, was zum guten Teil auf die Einführung des Europäischen Patentsystems zurückzuführen ist.

Der Bundesrat schlägt deshalb die Aufhebung der Vorprüfung vor.

10 Bundesblatt. 141.Jahrgang. Bd. III

233

- Bisher begründete eine schweizerische Patentanmeldung lediglich ein Prioritätsrecht für eine ausländische, europäische oder internationale Anmeldung. Um die Benachteiligung kleiner und mittlerer Betriebe zu beseitigen, soll eine solche Anmeldung auch für eine weitere schweizerische Anmeldung ein Prioritätsrecht begründen (sogenannte innere Priorität).

- Kapitel II des Patentzusammenarbeitsvertrages (PCT), welcher die internationalen Patentanmeldungen regelt, sieht eine internationale vorläufige Prüfung vor. Aufgrund eines Vorbehaltes ist dieses Kapitel für die Schweiz nicht verbindlich. Das Gleiche gilt nur noch für das Fürstentum Liechtenstein und die Republik Korea. Da die seinerzeit geäusserten Bedenken, welche zum Vorbehalt geführt hatten, entfallen sind, beabsichtigt der Bundesrat, den Vorbehalt zurückzuziehen, was eine Anpassung des Patentgesetzes erfordert.

- Eine weitere Anpassung an die internationale Entwicklung soll mit der Verlängerung der Frist für die Einreichung der Übersetzung einer europäischen Patentschrift erfolgen.

- Die Beseitigung der Folgen einer Fristversäumnis wird vom geltenden Recht an sehr strenge Voraussetzungen geknüpft. Diese Sachlage kann, insbesondere in Berücksichtigung der auf dem Spiele stehenden wirtschaftlichen Werte, zu unbilligen Härten führen. Deshalb wird, in Weiterentwicklung eines bereits auf Verordnungsstufe bestehenden Instituts, die Einführung eines Rechtsbehelfs vorgeschlagen, welcher neben die bisher allein gegebene Wiedereinsetzung tritt.

- In gewissen technischen Gebieten ist es mitunter nicht möglich, ein Erzeugnis, für welches Patentschutz angestrebt wird, durch seine Merkmale zu definieren.

Die Zulassung von sogenannten «product-by-process-daims», in denen das Erzeugnis durch eine Herstellungsart definiert wird, soll hier Abhilfe schaffen.

- Die Erhöhung des Bussenansatzes für Patentverletzungen bezweckt eine Anpassung an die neueren Entwicklungen im Bereich des Immaterialgüterrechts und verwandter Gebiete.

Schliesslich soll das Patentgesetz in einigen weiteren Punkten eher redaktioneller Natur geändert werden.

234

Abkürznngsverzeichnis AS

Amtliche Sammlung des Bundesrechts

BAGE

Bundesamt für geistiges Eigentum

BEI

Bundesblatt

Botschaft 1976

Botschaft vom 24., März 1976 über drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes (BB1 1976 II 1)

EPUe

Übereinkommen vom S.Oktober 1973 über die Erteilung Europäischer Patente (SR 0.232.142.2)

GRUR

Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Weinheim

OMPI

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

PatG

Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 betreffend die Erfindungspatente"(SR 232.14)

PatV

Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Erfindungspatente (SR 232.141)

PCX

Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (SR 0.232.141.1)

PVUe

Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (SR 0.232.01/.04)

SR

Systematische Sammlung des Bundesrechts

Strassburger Übereinkommen

Übereinkommen vom 27. November 1963' zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente (SR 0.232.142.1)

235

Botschaft I

Allgemeiner Teil

II

Ausgangslage

III

Die Schutzverbesserung für biotechnologische Erfindungen

111.1

Allgemeines

Die Biotechnologie ist eine zukunftsorientierte Technologie, deren Entwicklung wichtige Beiträge zur Verbesserung der Lebens- und Umweltbedingungen verspricht. Zu denken ist etwa an die Entwicklung lebenswichtiger Arzneimittel zur Behandlung von Krebs, Diabetes, AIDS usw., aber auch an die biologische Beseitigung vieler Arten von Zivilisationsabfall sowie an Ertrags- und Qualitätssteigerungen bei Nutzpflanzen und die Reduktion der Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmittel. Wegen dieses breiten Anwendungsspektrums hat die Biotechnologie gerade für die schweizerische Industrie eine hervorragende, laufend zunehmende wirtschaftliche Bedeutung. Ein angemessener Schutz als Anreiz für entsprechende Bemühungen erscheint dabei angesichts des äusserst grossen Forschungsaufwandes als unerlässlich.

Die Biotechnologie beschäftigt sich mit biologischen Systemen, sei es in Form lebender Materie (z.B. Mikroorganismen, Pflanzenzellen), sei es in Form von Materie, welche mittels eines biologischen Systems vermehrbar ist (z.B. Plasmide, Viren). Im Gegensatz zu toter Materie lässt sich lebende Materie vermehren. Ein Mikroorganismus kann sich beliebig reproduzieren, eine Pflanzenzelle kann unter Vermehrung durch Differenzierung zu einer Pflanze führen. Biologische Systeme sind weiter durch eine meist hohe Komplexität ausgezeichnet, was häufig zu sehr grossen oder gar unüberwindlichen Schwierigkeiten führt, sie und ihre Herstellung ohne unverhältnismässigen Aufwand in nachvollziehbarer Art zu beschreiben. Das geltende Patentgesetz trägt dieser besonderen Situation nicht vollumfänglich Rechnung. Insbesondere in drei Bereichen weist es Lükken auf; diese drei Bereiche wurden in einer 1986 eingereichten Motion aufgegriffen und sind auch Gegenstand dieser Revision.

111.2

Die Motion Auer

Am 25. September 1986 reichte Herr Nationalrat Auer eine Motion ein, mit welcher er den Bundesrat einlud, durch Änderung des Patentgesetzes baldmöglichst einen adäquaten Schutz für Erfindungen auf dem Gebiet der Biotechnologie zu ermöglichen. Die Motionsbegründung nennt Anpassungen in drei Bereichen. Dabei handelt es sich um die Erstreckung des sogenannten derivierten Stoffschutzes, um eine Sonderregelung beim Inverkehrbringen biologisch vermehrbarer Materie sowie um die Hinterlegungsmöglichkeit solcher Materie.

Der Bundesrat erklärte sich am 26. November 1986 bereit, die von 83 Nationalrätinnen und Nationalräten mitunterzeichnete Motion entgegenzunehmen. Sie wurde am 19. Dezember 1986 vom Nationalrat erheblich erklärt und der Ständerat stimmte am 8. Dezember 1987 zu.

236

111.3

Die drei Revisionspunkte

111.31

Die Ausdehnung des derivierten Stoffschutzes

Gemäss Artikel 8 Absatz 3 PatG erstreckt sich das Recht aus einem Patent, welches ein Verfahren zum Gegenstand hat, auch auf die unmittelbaren Erzeugnisse dieses Verfahrens (derivierter Stoffschutz). Damit soll eine Benachteiligung des Patentinhabers verhindert werden, welche etwa dann einträte, wenn das Verfahren im patentfreien Ausland durchgeführt und das Erzeugnis in der Schweiz in Verkehr gebracht würde.

Zu beachten ist, dass sich der Patentschutz nach dem geltenden Recht nur auf die unmittelbaren Erzeugnisse des Verfahrens erstreckt. Das reicht im Bereich der Biotechnologie wegen der Fähigkeit der lebenden Materie, sich zu vermehren, nicht aus. Folgendes Beispiel veranschaulicht dies: Eine Zelle wird im patentfreien Ausland nach einem in der Schweiz patentierten Verfahren hergestellt und anschliessend dort vermehrt. Das durch die Vermehrung erhaltene Gut kann kaum mehr als unmittelbares Erzeugnis des Verfahrens angesehen werden.

Sofern es also in der Schweiz nicht als Erzeugnis patentiert ist, könnte es unter dem Gesichtspunkt des Patentrechts ungehindert in unser Land eingeführt und hier vermarktet werden. Damit wäre der Patentinhaber um die Früchte seiner Anstrengungen gebracht. Um derartige Vorkommnisse zu vermeiden, sollte deshalb im Bereich der biologisch vermehrbaren Materie der derivierte Stoffschutz auf die massgeblich durch Vermehrung des unmittelbaren Erzeugnisses gewonnenen Produkte (z.B. Mikroorganismen, Pflanzenzellen und entsprechende Differenzierungsprodukte bzw. mittels eines biologischen Systems vermehrbare Materie, wie z. B. Plasmide oder Viren) ausgedehnt werden.

111.32

Das Inverkehrbringen biologisch vermehrbarer Materie

Bringt ein Patentinhaber ein Patentschutz geniessendes Erzeugnis in Verkehr, so stellt sich die Frage, wie es um seine Patentrechte an diesem Produkt bestellt ist. In der Schweiz ist allgemein anerkannt, dass diese Rechte mit dem Inverkehrbringen, z.B. mit dem Verkauf, untergehen; dafür erhält der Patentinhaber ja auch eine Gegenleistung. Man spricht davon, dass die Rechte aus dem Patent «erschöpft» werden und demgemäss vom Erschöpfungsgrundsatz. Erschöpft sind die Rechte aber nur bezüglich des konkreten, in Verkehr gebrachten Erzeugnisses und nicht auch in bezug auf dessen weitere Herstellung.

Die Fähigkeit der lebenden Materie, sich zu vermehren, schafft nun auch in diesem Zusammenhang Schwierigkeiten. Würde nämlich der Grundsatz nur im bisherigen Rahmen gelten, so könnte beispielsweise der Käufer von Vermehrungsgut von patentrechtlich geschütztem, gentechnologisch verändertem Weizen die gekaufte Ware nicht für den bestimmungsgemässen Zweck (d.h. Aussaat und Ernte im Hinblick auf die Gewinnung von Weizenkörnern zur Herstellung von Brotmehl) verwenden, da dazu eine Vermehrung, mit anderen Worten eine weitere Herstellung der gekauften Ware notwendig wäre; nach dem oben Gesagten wäre eine solche Herstellung nicht vom Erschöpfungsgrundsatz gedeckt. Zwar wird bereits heute der Käufer aufgrund vertraglicher Abmachungen 237

in der Regel die gekaufte Ware für bestimmte Zwecke erlaubterweise vermehren können. Es erscheint aber zur Klarstellung und im Interesse der Rechtssicherheit als angezeigt, hier eine gesetzliche Regelung zu schaffen. Danach soll der Erschöpfungsgrundsatz zugunsten derjenigen erweitert werden, die das in Verkehr gebrachte Erzeugnis für den bestimmungsgemässen Zweck verwenden wollen und dabei das nach allgemeiner Regel nicht der Erschöpfung unterliegende Vermehrungsgut herstellen müssen. Keine Erweiterung greift dagegen ein, wenn der Käufer die Ware nicht für die bestimmungsgemässe Verwendung vermehrt.

Sät der Käufer das Vermehrungsgut nur deswegen, um daraus wieder Vermehrungsgut zu gewinnen, das er dann als solches vermarktet, obwohl der Verkauf zur Aussaat, Gewinnung einer Ernte und deren Verarbeitung zu Brotmehl geschah, so sind nach gewöhnlicher Regel die Rechte des Patentinhabers bezüglich des vermehrten Gutes nicht erschöpft.

Die entsprechende Regelung soll in einer neuen Bestimmung (Art. 8 a PatG) untergebracht werden.

111.33

Die Hinterlegung biologisch vermehrbarer Materie

Artikel 50 Absatz l PatG verlangt, dass die Erfindung im Patentgesuch so darzulegen ist, dass der Fachmann sie ausführen kann. Es hat sich gezeigt, dass bei biologischen Systemen wegen ihrer hohen Komplexität das Offenbarungsgebot von Artikel 50 PatG durch eine blosse Beschreibung oft kaum zu erfüllen ist.

Wer sich beispielsweise um Patentschutz für einen Mikroorganismus als solchen bemüht, der hat häufig grosse oder sogar unüberwindliche Schwierigkeiten, den Gewinnungsvorgang im Patentgesuch so darzulegen, dass der Fachmann ihn wiederholen kann. Eine gewisse Erleichterung bringt heute Artikel 27 der Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Erfindungspatente (PatV; SR 232.141), welcher es erlaubt, eine unvollständige Offenbarung im Patentgesuch durch die Hinterlegung einer Kultur des beanspruchten Organismus' bei einer anerkannten Sammelstelle zu ergänzen. Mit der Patenterteilung werden die Proben Dritten zugänglich, das heisst diese können, unter Einhaltung gewisser Bedingungen, die Herausgabe der Proben verlangen. Damit sollte dem Interesse der Öffentlichkeit an der Kenntnisnahme von Erfindungen in einer im Vergleich zur blossen Beschreibung gleichwertigen, wenn nicht sogar überlegenen Weise, Rechnung getragen sein. Die vorgeschlagene Erweiterung von Artikel 50 PatG soll zunächst den dem Artikel 27 PatV zugrundeliegenden Gedanken auf Gesetzesstufe verankern. Darüber hinaus soll mit der Änderung die Möglichkeit geschaffen werden, in gewissen Fällen die Offenbarung im Patentgesuch durch die Hinterlegung nicht nur zu ergänzen, sondern zu ersetzen.

112

Die weiteren Revisionspunkte

112.1

Übersicht

Abgesehen von den aus der Zielsetzung der Motion Auer folgenden Änderungen zeigt sich aber auch für weitere Gebiete ein Regelungsbedürfnis. Nebst einigen Änderungen eher redaktionellen Charakters betrifft dies: 238

-

die Abschaffung der amtlichen Vorprüfung, die Einführung der inneren Priorität, die Rücknahme des Vorbehaltes zu Kapitel II PCT, die Einführung eines zusätzlichen Rechtsbehelfs bei Versäumnis einer Frist, die Zulassung von sogenannten «product-by-process-claims», die Erhöhung der Strafdrohung bei Patentverletzungen, die Verlängerung der Frist zur Einreichung der Übersetzung der europäischen Patentschrift.

112.2

Die Abschaffung der amtlichen Vorprüfung

Die Bestimmungen des Patentgesetzes über die amtliche Vorprüfung, das heisst die Prüfung der zum Patent angemeldeten Erfindungen auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit, traten im Jahre 1959 in Kraft. Die Beschränkung auf Erfindungen im Bereich der Textilveredelung und der Zeitmessungstechnik war dabei als erster Schritt in Richtung einer allgemeinen amtlichen Vorprüfung gedacht.

Die Einführung des europäischen Patenterteilungsverfahrens, welches durchwegs die volle Prüfung kennt, führte jedoch nicht nur dazu, dass es bei diesem ersten Schritt blieb, sondern sie stellte das Vorprüfungssystem überhaupt in Frage. Bereits vor der letzten Revision des Patentgesetzes im Jahre 1976 wurde deshalb die Frage aufgeworfen, ob es nach Einführung des europäischen Patenterteilungssystems noch sinnvoll sei, die amtliche Vorprüfung beizubehalten. Wir erachteten jedoch den damaligen Zeitpunkt als verfrüht, um das schweizerische Patenterteilungsverfahren grundlegend umzugestalten. Es wurde in Aussicht gestellt, nach Sammlung ausreichender Erfahrungen mit dem europäischen System die Frage mit den interessierten Kreisen zu erörtern und die sich gegebenenfalls aufdrängenden Massnahmen vorzuschlagen (Botschaft vom 24. März 1976 über drei Patentübereinkommen und die Änderung des Patentgesetzes [Botschaft 1976]; BEI 1976 II 1). Diese Zeit ist nun gekommen: - Heute kann kaum mehr bestritten werden, dass sich das europäische Patenterteilungssystem bewährt. Die stetig wachsende Beliebtheit des europäischen Weges und die damit verbundene Abnahme der nationalen Anmeldungen legen hierfür beredtes Zeugnis ab.

- Die interessierten Kreise (darunter msibesondere die Vertreter der Uhrenund Textilveredelungsindustrie), mit denen das in der Botschaft 1976 angekündigte Gespräch geführt wurde, haben sich deutlich für die Abschaffung der amtlichen Vorprüfung ausgesprochen.

- Bei einer Zahl von ungefähr 150 der Vorprüfung unterstellten Patentgesuchen pro Jahr und den gegenwärtig erhobenen Gebühren werden in diesem Bereich die Kosten bei weitem nicht gedeckt. Die kostendeckende Ausgestaltung der Gebühren hätte zur Folge, dass die Erlangung eines Schweizer Patentes teurer würde als diejenige eines europäischen Patentes; sie ist daher unrealistisch.

239

Bei dieser Sachlage besteht kein Grund mehr, an der amtlichen Vorprüfung festzuhalten, weshalb wir deren Abschaffung mittels Änderung von Artikel 87 PatG vorschlagen.

112.3

Die Einführung der inneren Priorität

Gemäss Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVUe; SR 0.232. Öl/. 04) begründet die Erstanmeldung einer Erfindung in einem Verbandsland während zwölf Monaten ein Prioritätsrecht für Anmeldungen in anderen Verbandsländern (sog. Unionspriorität). Die Wirkung des Prioritätsrechts besteht darin, dass der späteren Anmeldung keine Tatsachen entgegengehalten werden können, die zwischen dem Datum der ersten und demjenigen der zweiten Anmeldung eingetreten sind, wie z.B. die Veröffentlichung der Erfindung oder die Anmeldung durch einen Dritten.

In der Praxis wird das Prioritätsintervall häufig dazu benützt, den Stand der Technik weiter zu ermitteln und die angemeldete Erfindung zu verbessern und weiterzuentwickeln. Nach der heutigen Rechtslage kann nun aber das durch die erste (schweizerische) Anmeldung begründete Prioritätsrecht nur beansprucht werden, wenn die weiterentwickelte Erfindung Gegenstand einer ausländischen, europäischen oder internationalen Anmeldung ist, nicht aber, wenn die Zweitanmeldung ebenfalls eine schweizerische ist. Oder umgekehrt: Eine schweizerische Anmeldung kann nur das Prioritätsrecht aus einer ausländischen, europäischen oder internationalen Erstanmeldung beanspruchen. Wir sind der Auffassung, dass diese Unterscheidung nicht gerechtfertigt ist. Eine schweizerische Erstanmeldung sollte nicht nur, wie bisher, die Unionspriorität begründen, sondern auch als Prioritätsbasis für eine zweite schweizerische Anmeldung dienen (sogenannte innere Priorität). Wir weisen dabei darauf hin, dass ein Patentbewerber dieselbe Wirkung bereits heute dadurch erreichen kann, dass er einer schweizerischen Erstanmeldung innerhalb der Prioritätsfrist eine europäische oder internationale Anmeldung mit Benennung der Schweiz (oder Liechtensteins) folgen lässt. Wegen der hohen Kosten kommt aber dieser Weg nur für grössere Betriebe und bei Interesse am Patentschutz in mehreren Ländern in Frage. Das Institut der inneren Priorität kommt somit vor allem auch den kleinen und mittleren Betrieben mit beschränkteren Möglichkeiten entgegen.

Die Einführung der inneren Priorität bedarf der Änderung der Artikel 17 und 143 PatG sowie der Einführung eines neuen Artikels 20a PatG.

112.4

Die Anpassung des Patentgesetzes an die Rücknahme des Vorbehaltes zu Kapitel II PCT (internationale vorläufige Prüfung)

Der Vertrag vom 19. Juni 1970 über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT; SR 0.232.141.1) trat für die Schweiz am 24.Januar 1978 in Kraft. Er sieht ein internationales Anmeldeverfahren für Erfindungen vor. Kennzeichnend ist das System einer internationalen Anmeldung, die 240

beim nationalen Amt des Anmelders mit rechtlicher Wirkung für die gewünschten Vertragsstaaten eingereicht werden kann, ferner die jeweilige Erstellung eines einheitlichen Recherchen- und gegebenenfalls eines vorläufigen Prüfungsberichtes durch eigens damit beauftragte nationale oder internationale Behörden. Nach Abschluss der internationalen Phase wird das Verfahren bis zur allfälligen Patenterteilung bei den einzelnen nationalen oder allenfalls regionalen Ämtern fortgesetzt (nationale Phase).

In bezug auf die internationale vorläufige Prüfung, welche in Kapitel II PCT geregelt ist, machte die Schweiz bei der Ratifizierung von der in Artikel 64 Absatz l PCT vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch und brachte einen Vorbehalt an. Somit ist dieses Kapitel für unser Land nicht verbindlich. Die Bedenken, welche seinerzeit gegen die internationale vorläufige Prüfung erhoben wurden (vgl. BB1 1976 II 51), sind jedoch weitgehend geschwunden, und heute besteht ein Bedürfnis nach Rücknahme des Vorbehalts. Ein wesentlicher Grund für die Änderung der Situation ist die gegenüber der ursprünglichen Fassung des PCT längere Frist bis zum Beginn der nationaJen Phase; dies ermöglicht einerseits eine gründliche Prüfung von seilen der Prüfungsbehörde und gibt anderseits dem Patentbewerber genügend Zeit, um das Prüfungsergebnis auszuwerten. Im übrigen hat sich der PCT in dieser Hinsicht bewährt, wie die Tatsache zeigt, dass Kapitel II PCT heute ausser für die Schweiz und Liechtenstein nur noch für die Republik Korea unverbindlich ist. Bei dieser Sachlage rechtfertigt sich die Benachteiligung von schweizerischen Anmeldern mit Wohnsitz in der Schweiz gegenüber anderen Anmeldern nicht mehr. Deshalb beabsichtigen wir, den Vorbehalt zu Kapitel II PCT gemäss der uns in Artikel 2 Absatz 2 des Bundesbeschlusses vom 29. November 1976 über drei Patentübereinkommen (AS 1977 1709) verliehenen Kompetenz zurüclczunehmen.

Die Verbindlichkeit von Kapitel II PCT erfordert eine Anpassung des Patentgesetzes (Art. 131, 134 und 138). Es ist geplant, die Rücknahme des Vorbehaltes mit dem Inkrafttreten des geänderten Gesetzes wirksam werden zu lassen.

112.5

Die Einführung eines weiteren Rechtsbehelfs bei Fristversäumnis

Im Patentrecht kann eine Fristversäumnis schwerwiegende Konsequenzen haben. Zu denken ist etwa an die Zurückweisung eines Patentgesuchs oder an das Erlöschen eines Patentes mangels Zahlung einer Jahresgebühr sowie an den Nichteintritt der Wirkungen eines europäischen Patentes mangels Einreichung der Übersetzung. In solchen Fällen verbleibt nur noch der Rechtsbehelf der Wiedereinsetzung in den früheren Stand (Art. 47 PatG), welcher aber, insbesondere wegen des Erfordernisses fehlenden Verschuldens, an strenge Voraussetzungen gebunden ist. Diese Strenge des Gesetzes kann nun ein gewisses Ungleichgewicht zwischen dem die Versäumnis bewirkenden Verhalten und den sich daraus ergebenden Folgen verursachen. Hinzu kommt, dass der Schutzrechtsinhaber mitunter ohne Ankündigung des drohenden Unheils von den Konsequenzen der Versäumnis getroffen wird, wie beispielsweise der im Ausland wohnende Patentinhaber ohne schweizerischen Vertreter, welcher die Frist für die Zahlung einer Jahresgebühr versäumt.

241

Um diese Härten zu vermeiden, sollte ein zur Wiedereinsetzung hinzutretender Rechtsbehelf vorgesehen werden, nämlich die Weiterbehandlung (Art. 46a PatG). Sie entwickelt das bereits heute auf Verordnungsstufe vorgesehene gleichnamige Institut (Art. 14 Pat V) mit anderen Fristen und breiterem Anwendungsbereich fort. Der Rechtsbehelf ermöglicht es, binnen eines bestimmten Zeitraums und ohne Erfordernis fehlenden Verschuldens die Folgen einer Fristversäumnis rückgängig zu machen. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass insbesondere beim Erlöschen eines Patentes nicht nur das Interesse des Betroffenen an Beseitigung der durch die Versäumnis verursachten Folgen ausschlaggebend sein kann. Das Interesse der Öffentlichkeit an freier Benützung der Erfindung sowie das Bedürfnis nach Rechtssicherheit gebieten es, die Heilungsmöglichkeiten nicht uferlos auszubauen. Aus diesem Grunde sollten für die Einreichung des Weiterbehandlungsantrags kurze Fristen vorgesehen werden.

Es steht zu erwarten, dass dieser Rechtsbehelf in vielen Fällen das Begehren um Wiedereinsetzung überflüssig machen wird. Wegen der Verschiedenheiten bezüglich des Beginns und der Dauer der für die Einreichung der entsprechenden Vorkehren vorgesehenen Fristen kann jedoch auf das Institut der Wiedereinsetzung nicht verzichtet werden. An dessen strengen Voraussetzungen sollte im übrigen, gerade auch wegen der Einführung einer weiteren Heilungsmöglichkeit, nichts geändert werden.

112.6

Die Zulassung von sogenannten «product-by-process-claims»

Unter einem sogenannten «product-by-process-claim» versteht man einen Patentanspruch für ein Erzeugnis, welches durch ein Herstellungsverfahren definiert wird. Derartige Patentansprüche werden, weil das beanspruchte Erzeugnis nur durch eine Herstellungsart und nicht mit Hilfe seiner Struktur- oder Konstitutionsmerkmale oder seiner Eigenschaften definiert wird, in der Schweiz bisher nur dort zugelassen, wo für das beanspruchte Erzeugnis keine Offenbarung notwendig ist. Dies trifft zu bei einem neben einem Verfahrensanspruch aufgestellten Anspruch für das Erzeugnis, soweit es nach jenem Verfahren hergestellt wird. In solchen Fällen geniesst das Erzeugnis bereits gemäss Artikel 8 Absatz 3 PatG (derivierten) Stoffschutz.

Es gibt nun aber Fälle, beispielsweise auf dem Gebiet der Chemie, z.B. der Kunststoffchemie, oder der Biotechnologie, in denen ein neues Erzeugnis trotz aller Anstrengungen nur durch eine seiner Herstellungsarten, nicht aber durch seine Merkmale bestimmt werden kann. Hier erscheint es ungerechtfertigt, dem Hersteller den umfassenden Schutz an diesem Erzeugnis nur deswegen zu versagen, weil dessen Definition anhand von Merkmalen nicht möglich ist, um so mehr als eine genaue Definition des Verfahrens durchaus auch geeignet sein kann, ein Erzeugnis zu beschreiben. Deshalb sollte, durch eine Ergänzung von Artikel 50 Absatz l PatG, der Weg für die Zulassung solcher Ansprüche geöffnet werden, wie dies z.B. bereits durch die Praxis des Europäischen Patentamtes und in der Bundesrepublik Deutschland geschehen ist.

242

112.7

Die Erhöhung der Strafdrohmng bei Patentverletzungen

Verletzungen von Immaterialgüterrechten sind heute ein ernstes Problem und müssen wirksam bekämpft werden. Deshalb sieht der Entwurf für ein neues Urheberrechtsgesetz für Urheberrechtsverlet2;ungen unter anderem eine Busse bis zu 100000 Franken vor. Dasselbe ist für den analogen Fall im Markenrecht geplant. Den gleichen Höchstansatz kennen bereits heute die Artikel 23 des Bundesgesetzes vom 19.Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241) und Artikel 39 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1985 über Kartelle und ähnliche Organisationen (Kartellgesetz; SR 251). Es erscheint daher als sinnvoll, im Patentrecht (Art. 81 PatG) den Höchstbussensatz von 20000 Franken auf ebenfalls 100000 Franken anzuheben.

112.8

Die Verlängerung der Frist zur Einreichung der Übersetzung der europäischen Patentschrift

Wenn ein europäisches Patent nicht in einer schweizerischen Amtssprache veröffentlicht wird, muss gemäss Artikel l O PatG eine Übersetzung der europäischen Patentschrift in eine Amtssprache bis zur Veröffentlichung des Hinweises . auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt eingereicht werden. Handelt es sich um ein Patent, welches im Einspruchsverfahren in geändertem Umfang aufrechterhalten wurde, muss die entsprechende Übersetzung bis zur Veröffentlichung des Hinweises auf die Entscheidung über den Einspruch eingereicht werden. Wird die Übersetzung nicht bis zu den genannten Zeitpunkten beigebracht, gilt die Wirkung des europäischen Patentes als nicht eingetreten.

Die zu übersetzende Sprache ist Englisch, vergleiche Artikel 14 Absätze l, 3 und 7 des Übereinkommens vom S.Oktober 1973 über die Erteilung Europäischer Patente (EPUe; SR 0.232.142.2).

Heute stehen die Schweiz, Liechtenstein und Schweden mit dieser Regelung allein da. Alle anderen Vertragsstaaten, welche eine Übersetzung verlangen, haben von der in Artikel 65 Absatz l EPUe enthaltenen Ermächtigung Gebrauch gemacht und gewähren längere Fristen. Diese Fristen enden einheitlich drei Monate nach den oben genannten Zeitpunkten. Für den europäischen Anmelder wirkt sich dieser Sachverhalt nachteilig aus: Zum einen schafft die unterschiedliche Fristenregelung Unübersichtlichkeit in einem Gebiet, das ohnehin schon verhältnismässig kompliziert ist; zum andern zwingt die bestehende Lösung den Anmelder, die Übersetzung für die Schweiz früher als für die anderen Länder anzufertigen, wiewohl solche Übersetzungen von der Sprache her nur selten ausschliesslich für die Schweiz hergestellt werden.

Wir sind der Meinung, dass sich die Schweiz im Interesse der Einheitlichkeit und Übersichtlichkeit der Lösung der übrigen Vertragsstaaten anschliessen sollte. Die Zeitspanne von drei Monaten ab Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung, in der die Beschreibung nur in englischer Sprache zur Verfügung steht, bewegt sich durchaus in zumutbarem Rahmen. Die Verzögerung kann insbesondere auch deswegen in Kauf genommen werden, weil für die Bestimmung des sachlichen Geltungsbereichs die Patentansprüche massgebend sind; diese sind aber im Zeitpunkt der Veröffentlichung in zwei Amtssprachen 243

(Deutsch und Französisch) verfügbar (vgl. Art. 14 Abs. l und 7 EPUe). Im übrigen hat sich gezeigt, dass die Zahl der Einsichtnahmen in die Übersetzung sehr bescheiden ist.

112.9

Die übrigen Änderungsbedürfnisse

112.91

Erlasstitel

Der Titel des Erlasses soll geringfügig geändert (nur deutscher Text) sowie gemäss der Vorgehensweise bei neueren Erlassen mit einem Kurztitel und einer Abkürzung ergänzt werden.

112.92

Unschädliche Offenbarungen, Artikel Ib PatG

Im deutschen und italienischen Text von Artikel Ib PatG wurden durch ein redaktionelles Versehen die Worte «oder mittelbar»/«o indirettamente» weggelassen; vgl. SR 232.14, Fussnote 3 zu Artikel 76 PatG, sowie die Botschaft 1976, S. 70, in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 4 des Übereinkommens vom 27. November 1963 zur Vereinheitlichung gewisser Begriffe des materiellen Rechts der Erfindungspatente (Strassburger Übereinkommen; SR 0.232.142.1) und Artikel 55 EPUe. Die Texte sollen daher anlässlich dieser Revision bereinigt werden.

112.93

Vorbehalt völkerrechtlicher Verträge, Artikel 16 Absatz 2 PatG

Dieser Absatz ist deklaratorischer Natur. Er zeigt an, dass das Patentrecht auch auf internationaler Ebene geregelt ist. Der Vorbehalt gilt indessen nicht nur in bezug auf die auf diesem Gebiet bestehenden Abkommen, sondern er bezieht sich auf alle Staatsverträge, die in irgendeiner Art und Weise im grenzüberschreitenden Verkehr mit patentierten Erfindungen von Belang sein können.

112.94

Prioritätsrecht, Artikel 17 Absatz l PatG, Verhältnis zur PVUe

Gemäss Artikel 4 Buchstabe I PVUe können auch Anmeldungen für Erfinderscheine ein Prioritätsrecht begründen, vorausgesetzt, sie werden in einem Land eingereicht, in welchem die Anmelder nach ihrer Wahl entweder ein Patent oder einen Erfinderschein verlangen können. Bei der letzten Anpassung von Artikel 17 PatG, welcher das Prioritätsrecht regelt, im Jahre 1976 wurde das Wahlrecht nicht erwähnt. Da kein Grund für eine von der PVUe abweichenden Regelung ersichtlich ist, soll die Gelegenheit ergriffen werden, im Zuge der durch die Einführung der inneren Priorität bedingten Änderung von Artikel 17 PatG die schweizerische Gesetzgebung in diesem Punkte an die PVUe anzupassen.

Im übrigen hat die Frage geringe praktische Bedeutung, da Prioritätsbeanspruchungen gestützt auf Anmeldungen für Erfinderscheine äusserst selten sind.

244

112.95

Jahresgebühren für das europäische Patent, Artikel 119 PatG

Die Änderung betrifft nur den deutschen Text der Bestimmung. Darin ist einmal von «Patentjahr» und einmal von «Jahr» die Rede, was der Auffassung Vorschub leistet, dass unter «Jahr» das Kalenderjahr verstanden wird. Dies trifft aber nicht zu; «Jahr» meint ebenfalls das Patentjahr, welches aufgrund des Anmeldedatums berechnet wird (vgl. die beiden anderssprachigen Texte sowie Art. 141 Abs. l EPUe in Verbindung mit Art. 86 EPUe). Da die richtige Lesart in bezug auf die Fälligkeit der ersten nationalen Gebühr zu einem anderen Resultat führen kann als die durch den Text nahegelegte, soll wegen der Bedeutung der Bestimmung und im Interesse der Klarheit «Jahr» durch «Patentjahr» ersetzt werden.

12

Ergebnisse des Vorverfahrens

121

Der Verlauf des Vorverfahrens

Nach der Überweisung der Motion Auer an den Bundesrat am S.Dezember 1987 arbeitete das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement einen Entwurf für die Änderung des Patentgesetzes aus. Dieser Entwurf enthielt Vorschläge zu den in den Ziffern 111 und 112 erwähnten Revisionspunkten, mit Ausnahme der Anpassung von Artikel 17 PatG an die PVUe und des Vorbehalts völkerrechtlicher Verträge: Diese Punkte wurden später aufgenommen. Vorne nicht erwähnt, aber im Entwurf enthalten war die Verankerung einer «regionalen Erschöpfung» (vgl. dazu Ziff. 122.2).

Am 21.Juni 1988 lud das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement zur Vernehmlassung über den Entwurf ein. Die Vernehmlassungsfrist wurde bis zum 30. September 1988 angesetzt. Begrüsst wurden 65 Vernehmlassungsadressaten. Davon nahmen 49 zum Entwurf Stellung. Weitere 24 Stellungnahmen wurden von nicht angeschriebenen Kreisen abgegeben.

122

Das Ergebnis des Vernehimlassungsverfahrens

Das Ergebnis des Vernehmlassungsverfahrens wurde am 22. März 1989 veröffentlicht und lässt sich wie folgt zusammenfassen: 122.1

Die Schutzverbesserung für biotechnologische Erfindungen

Die 23 Kantone, welche eine Stellungnahme eingereicht haben, begrüssen in grundsätzlicher Hinsicht überwiegend die Schutzverbesserung. In etlichen Stellungnahmen wird aber ein rasches Vorantreiben der gesetzgeberischen Bemühungen im Bereich der Biotechnologie ausserhalb des Patentrechts gefordert, welche insbesondere Missbräuche verhindern und den Sicherheitsaspekten Rechnung tragen sollen. Drei Kantone (Appenzell I.-Rh., St. Gallen und Zürich) befürworten eine Zurückstellung der Verbesserung des Patentschutzes bis zum Vorliegen einer solchen gesetzlichen Regelung auf Bundesebene und ein Kanton (Jura) lehnt die Revision in diesem Punkt aus grundsätzlichen Erwägungen (Eingriffe in und Monopolisierung von lebender Materie) ab.

245

Von den Parteien sprechen sich FDP, LP, LdU und SVP für einen verbesserten Schutz aus. LdU und SVP fordern allerdings eine Beschleunigung der übrigen Gesetzgebung betreffend Biotechnologie. Die CVF setzt sich für eine in diesem Sinne umfassendere Vorlage ein und die SPS lehnt eine Revision bis zum Vorliegen weiterer Abklärungen und entsprechender Gesetzgebung ab. Wegen der ungelösten Probleme der Gentechnologie verlangen die GPS und die POCH in diesem Bereich ein Moratorium bzw. ein Verbot.

Was die interessierten Organisationen anbelangt, so begrüssen der Vorort, der Schweizerische Gewerbeverband, der Zentralverband Schweizerischer Arbeitgeberorganisationen, Arbeitnehmerorganisationen sowie die im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes tätigen Organisationen, einschliesslich der Patentanwaltsverbände und des Erfinderverbandes, die Verbesserung des Schutzes. Zugestimmt hat auch die Interdisziplinäre Schweizerische Kommission für Biologische Sicherheit in Forschung und Technik.

Grundsätzlich oder bis zum Vorliegen einer Gesetzgebung in den übrigen Bereichen der Biotechnologie lehnen hingegen der Schweizerische Gewerkschaftsbund, das Konkordat der Schweizerischen Krankenkassen sowie der Schweizerische Schulrat die Revision ab. Die Vorlage stösst zudem bei einer grösseren Anzahl weiterer Interessierten, so bei Frauen-, Konsumenten-, Drittwelt-, Tierund Naturschutzorganisationen auf Ablehnung. Verschiedentlich wird ein Moratorium für bio- und gentechnische Verfahren und Produkte gefordert. Es wird geltend gemacht, die Probleme im Bereich der Biotechnologie machten eine vertiefte Diskussion nötig. Im weiteren werden vor allem Befürchtungen bezüglich Sicherheit und Umwelt sowie ethische und wirtschaftspolitische Bedenken bezüglich der Patentierbarkeit von Pflanzen und Tieren ins Feld geführt. Ebenfalls aufgeworfen wird die Frage möglicher Kollisionen mit der Sortenschutzgesetzgebung.

122.2

Die weiteren Revisionspunkte

Die weiteren Revisionspunkte stossen bei den Kantonen, Parteien und Organisationen in grundsätzlicher Hinsicht weit überwiegend auf Zustimmung.

Eine Ausnahme bildet der im Veraehmlassungsentwurf enthaltene Vorschlag, den Grundsatz einer regionalen Erschöpfung im Patentgesetz zu verankern (zum Erschöpfungsgrundsatz allgemein vgl. Ziff. 111.32 hiervor). Danach sollten die Rechte aus dem Patent an einem Gegenstand erschöpft sein, wenn er innerhalb des Territoriums der Mitgliedsstaaten der EG oder der EFTA in Verkehr gebracht wird. Mit dieser Abkehr von dem nach Lehre und Rechtsprechung geltenden Grundsatz, wonach die Erschöpfung nur bei Inverkehrbringen im Inland eintritt, bekannte sich der Entwurf konsequent zur Idee des europäischen Freihandelsraumes. Die Regelung wird jedoch, von wenigen Stellungnahmen abgesehen, durchwegs massiv kritisiert. Vor allem wird bemängelt, dass hier die Schweiz eine Vorleistung erbringe und dass es alles andere als sicher sei, ob die übrigen Länder nachziehen werden; in der EG gelte jedenfalls nach wie vor der Grundsatz, dass das Inverkehrbringen eines im EG-Raum patentierten Produktes ausserhalb dieses Raumes die Rechte des Patentinhabers nicht untergehen lasse.

Ferner werden Probleme im Zusammenhang mit dem GATT ins Feld geführt.

246

In einigen Stellungnahmen wird auch die Einführung der Weiterbehandlung abgelehnt, zum Teil verbunden mit dem Vorschlag, die strengen Voraussetzungen der bisherigen Wiedereinsetzung in den früheren Stand zu mildern.

Vereinzelt werden weitere Revisionspunkte vorgeschlagen, z.B. die Verbesserung des Rechtsschutzes.

123

Stellungnahme zum Vernehmlassungsergebnis

123.1

Die Schutzverbesserung für biotechnologische Erfindungen

123.11

Einwände gegen die Biotechnologie allgemein

Obwohl wir grundsätzlich für die Förderung der biotechnologischen Forschung eintreten, sind wir uns in bezug auf die allgemein gegen die Bio- und insbesondere die Gentechnologie erhobenen Einwände der Problematik des Missbrauchs dieser Technologien und ihrer möglichen Auswirkungen auf Sicherheit und Umwelt durchaus bewusst. Wir sind aber der Meinung, dass das Patentrecht nicht oder nur sehr beschränkt geeignet ist, Missbräuche zu bekämpfen oder den Gesichtspunkten von Sicherheit und Umwelt Rechnung zu tragen. Es ist zwar richtig, dass gemäss Artikel 2 Buchstabe a PatG das Bundesamt für geistiges Eigentum (BAGE) für Erfindungen, deren Veröffentlichung oder Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstösst, keine Patente erteilen darf. Würde ein solches Patent trotzdem erteilt, wäre es nichtig (Art.26 Abs. l Ziff.2 PatG). So könnte z.B. ein Mensch nicht patentiert werden.

Einen weiteren Beitrag zur Missbrauchsbekämpfung kann man in dem mit der Patenterteilung verbundenen Offenlegungsgebot erblicken: Die Bekanntmachung der Erfindung ermöglicht es, unerwünschte Anwendungen der Biotechnologie zu erkennen und in der Folge geeignete Massnahmen zu treffen. Dies setzt allerdings voraus, dass eine Patentierungsmöglichkeit besteht, ansonsten dem Erfinder nichts anderes übrigbleibt als zu versuchen, seine Forschungsergebnisse durch Geheimhaltung zu schützen.

Die eigentliche Bekämpfung von Missbräuchen (unter Berücksichtigung der ethischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte der Anwendung der Bio- und insbesondere der Gentechnologie sowie ihrer Auswirkungen auf Gesundheit, Sicherheit und Umwelt) muss jedo.ch in erster Linie ausserhalb des Patentrechts erfolgen. Wir sind dabei gewillt, an der Erfüllung dieser Aufgabe mitzuwirken, sei es im Rahmen bestehender Kompetenzen (z.B. bezüglich Umwelt- oder Tierschutz) oder im Rahmen einer umfassenden Gesetzgebungskompetenz für den gesamten Bereich der Gentechnologie. Entsprechende Arbeiten sind bereits im Gange und sollen tatkräftig vorangetrieben werden: - 1975 wurde auf privater Basis eine Kommission geschaffen, welche Forschungsprojekte im Bereich der Gentechnologie registrierte und den Forschern Sicherheitsempfehlungen abgab. 1986 wurde die Kommission durch die «Interdisziplinäre Schweizerische Kommission für Biologische Sicherheit in
Forschung und Technik (SKBS)» abgelöst, welche Registrierung und Abgabe von Sicherheitsempfehlungen auf etwas breiterer Basis weiterführt. 1987 wurde dem Bundesamt für Landwirtschaft eine Interdépartementale Koordinationsstelle angegliedert, welche in Zusammenarbeit mit der SKBS und un247

ter Einbezug der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel helfen soll, die Gesuchsverfahren für die Bewilligung gentechnologisch hergestellter Produkte zu koordinieren und gemeinsame Beurteilungsmassstäbe zu erarbeiten.

- Im September 1986 setzte der Bundesrat eine Expertenkommission zur Prüfung der mit der künstlichen Reproduktion und Gentechnologie beim Menschen zusammenhängenden Fragen ein (Kommission Amstad). Im August 1988 erstattete die Kommission ihren Bericht. Darin empfiehlt sie unter anderem, der in der Zwischenzeit eingereichten Beobachter-Initiative (vgl. anschliessend) einen Gegenvorschlag gegenüberzustellen (Bericht, S. 113 f.). Danach soll eine Verfassungsbestimmung geschaffen werden, bestehend aus Zielnorm und Gesetzgebungskompetenz für den Bund, wobei Ziel- und Kompetenznorm sich nun aber nicht auf die Bereiche der Humangenetik und der Fortpflanzungsmedizin beim Menschen beschränken, sondern die Reproduktionsmedizin und die Gentechnologie als Ganzes erfassen sollen.

- Im April 1987 wurde die Volksinitiative «gegen Missbräuche der Fortpflanzungs- und Gentechnologie beim Menschen» eingereicht. Im Oktober 1988 beauftragte der Bundesrat das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement, einen direkten Gegenvorschlag auszuarbeiten. Eine entsprechende Botschaft soll in Kürze vorliegen. Der Gegenvorschlag übernimmt die oben erwähnte Empfehlung der Kommission Amstad, sieht also insbesondere vor, die geplante Verfassungsbestimmung umfassend zu gestalten. Sie soll die Grundlage schaffen, um Missbräuche nicht nur im Bereich der Humangenetik, sondern der gesamten Gentechnologie (also auch im tierischen und pflanzlichen Bereich) zu verhindern. Falls dem Gegenvorschlag Erfolg beschieden ist, wird somit neben den bereits bestehenden Kompetenzen ein wirksames Mittel zur Verfügung stehen, um die Regelungsbedürfnisse in den hier interessierenden Gebieten auf breiter Basis zu befriedigen. Zu denken ist etwa an das Verbot von Experimenten, welche gegen ethische Grundsätze verstossen, an den Schutz des Menschen und seiner Umwelt vor Gefahren der gentechnologischen Forschung (z.B. vor Freisetzung gefährlicher Mikroorganismen), an die Bewahrung der Artenvielfalt, usw.

123.12

Einwände gegen die Patentierung biotechnologischer Erfindungen, bzw. die Schutzverbesserung für solche Erfindungen

In etlichen Stellungnahmen wird die Patentierung von Lebewesen, insbesondere von Tieren, aus ethischen Gründen abgelehnt. Dazu bemerken wir zunächst, dass die Frage der Patentierbarkeit von Lebewesen nicht Gegenstand dieser Revision bildet. Sie wird vielmehr durch Artikel l a PatG geregelt. Da aber die mit dieser Revision bezweckte Schutzverbesserung von der Annahme der Patentierbarkeit lebender Materie ausgeht und die Frage auch in einem parlamentarischen Vorstoss aufgeworfen wurde (Interpellation Ulrich vom 5. Okt. 1988; N 88.745), führen wir dazu folgendes aus: Das Patentrecht ist ein subjektives absolutes Recht vermögensrechtlicher Natur, welches dem Eigentumsrecht nachgebildet ist (M. M. Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2. A., 1987, S. 117). Sachenrechtliches Eigentum an Lebe248

wesen, einschliesslich an Tieren, ist aber seit jeher möglich und auch in unserer Rechtsordnung anerkannt. Widerspricht aber das Eigentumsrecht den ethischen Vorstellungen der Mehrheit unseres Volkes nicht, so ist schwer einzusehen, wieso dies bei dem mit ihm verwandten Patentrecht anders sein sollte. Ein Verbot der Patentierung von Lebewesen aus ethischen Gründen lässt sich insbesondere auch nicht aus Artikel la PatG herleiten: Artikel la PatG bestimmt unter anderem, dass für Pflanzensorten und Tierarten keine Patente erteilt werden. Die Entstehungsgeschichte dieses Artikels lässt sich zum Strassburger Übereinkommen aus dem Jahre 1963 zurückverfolgen.

Gemäss Artikel 2 Buchstabe b jenes Übereinkommens steht es den Vertragsstaaten frei, für Pflanzensorten und Tierarten keine Patente zu erteilen. Diese Bestimmung gründet weniger auf ethischen Bedenken als vielmehr auf der Tatsache, dass im Zeitpunkt ihres Zustandekommens die Gentechnologie noch nahezu unbekannt war und Züchtungsergebnisse bezüglich Pflanzen und Tiere mangels Wiederholbarkeit nicht als patentfähig angesehen wurden. Um dem Interesse der Pflanzenzüchter an gewissem Schutz trotzdem Rechnung zu tragen, war zwei Jahre zuvor das Internationale Übereinkommen vom 2. Dezember 1961 zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV-Übereinkommen; SR 0.232.161) abgeschlossen worden. Artikel 2 Buchstabe b des Strassburger Übereinkommens wurde in der Folge als Ausschlussbestimmung in das EPUe (Art. 53 Bst. b) übernommen und fand 1978 auch im schweizerischen Patentgesetz (Art.la) Eingang. Auch hier waren aber nicht ethische Bedenken bezüglich der Patentierbarkeit ausschlaggebend, sondern der Umstand der fehlenden Wiederholbarkeit (vgl. BB1 1976 II 68). In bezug auf Pflanzensorten trägt die Bestimmung ferner dem Doppelschutzverbot von Artikel 2 Absatz l des UPOVÜbereinkommens Rechnung. Dieses Übereinkommen trat für die Schweiz, ebenso wie die innerstaatliche Sortenschutzgesetzgebung, 1977 in Kraft.

In diesem Zusammenhang stehen auch die «Richtlinien für die Sachprüfung der Patentgesuche» (BAGE-Richtlinien) bezüglich der Patentierbarkeit von Lebewesen, deren Rechtmässigkeit in der oben erwähnten Interpellation Ulrich in Frage gestellt wird: Mit dem Aufkommen der modernen Methoden der Bio- und insbesondere der Gentechnologie rückte die Forschung bezüglich
biologischer Systeme in das Gebiet der Technik und die Möglichkeit, die Wiederholbarkeit zu gewährleisten, wurde verbessert. Damit fielen die patentrechtlichen Hinderungsgründe weg. Das BAGE trug der geänderten Situation und den berechtigten Schutzbedürfnissen der Erfinder auf diesem Gebiet 1986 durch eine Änderung seiner Richtlinien Rechnung. Gemäss Ziffer 232.2 der BAGE-Richtlinien sind nur Pflanzensorten (welche der Sortenschutzgesetzgebung unterstehen) und Tierarten von der Patentierung ausgeschlossen. Artikel l a PatG findet jedoch dann keine Anwendung, wenn Tiere, Pflanzen oder Teile davon beansprucht werden, welche in den Patentansprüchen nicht durch art- beziehungsweise sortenspezifische Merkmale gekennzeichnet werden. Geht es also beispielsweise um die Einschleusung eines fremden Gens in Weizen, wodurch letzterer gegen eine spezifische Erkrankung résistent wird, so kann der modifizierte, das heisst dieses Gen enthaltende Weizen als solcher beansprucht werden. Ebenfalls zur Patentierung zugelassen werden Mikroorganismen als solche (vgl. Ziff. 9.4 der BAGE-Richtli249

nien). Soweit sie nach heutigen Erkenntnissen und entgegen der in BB1 1976 II 68 gemachten Aussage weder zum Pflanzen- noch zum Tierreich gezählt werden, liegen sie schon deshalb ausserhalb des Anwendungsbereichs von Artikel laPatG.

In Berücksichtigung der Entstehungsgeschichte von Artikel l a PatG und insbesondere der Tatsache, dass für seine Verankerung ethische Gründe nicht massgebend waren, teilen wir daher die Auffassung nicht, wonach die BAGE-Richtlinien in diesem Punkt aufzuheben seien. Vielmehr enthalten sie eine durchaus vertretbare Auslegung von Artikel l a PatG. Gerichtsurteile, welche diese Praxis bestätigen, liegen allerdings bisher nicht vor.

Weiter werden in den Stellungnahmen auch Fragen bezüglich der wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Revision aufgeworfen. Diese Fragen, insbesondere auch betreffend die Auswirkungen auf die Landwirtschaft, bilden auch Teil der oben erwähnten Interpellation Ulrich sowie eines weiteren, in der Zwischenzeit zurückgezogenen parlamentarischen Vorstosses, nämlich des Postulats Jaggi vom 6.Oktober 1988 (S 88.772).

__. __Zunächst ist festzuhalten, dass die Forschungstätigkeit auf dem Gebiet der Biound Gentechnologie ein laufend an Bedeutung gewinnender Teil eines wichtigen schweizerischen Industriezweigs ist, der in dieser Beziehung weltweit mit an der Spitze liegt. Damit diese Stellung gehalten werden kann, erachten wir aus wirtschaftlicher Sicht einen angemessenen Schutz der Forschungsergebnisse, wie er von dieser Revision angestrebt wird, als unerlässlich.

Was nun die Auswirkungen auf Dritte, das heisst auf andere als den Patentinhaber anbelangt, weisen wir darauf hin, dass die vorliegende Revision neben den bereits bestehenden grundsätzlich keine neuen Patentierungsmöglichkeiten im Bereich der Bio- und Gentechnologie schaffen will. Dennoch sei kurz auf die Auswirkungen der Erteilung eines (gültigen) Patentes eingegangen: Das Patentrecht verschafft dem Inhaber das Recht, andere von der gewerbsmässigen Benützung der Erfindung auszuschliessen. Diese müssen daher, sofern sie die Erfindung nicht lediglich zu Forschungszwecken verwenden, sondern gewerbsmässig benützen wollen, die Zustimmung des Patentinhabers einholen, welche in der Regel von einem Entgelt abhängig gemacht wird. Das Patentsystem ist in unserer Rechts- und Wirtschaftsordnung fest verankert
und gilt grundsätzlich in allen technischen Bereichen. Mit der durch die modernen Methoden der Bio- und Gentechnologie ermöglichten Patentierung biologischer Materie findet dieses System auch hier Anwendung. Dies ist an sich nicht zu beanstanden, denn es ist kaum einzusehen, wieso der Dritte gerade hier die mit grossen Bemühungen erreichten Ergebnisse eines andern frei soll benützen können. Warum sollte, um ein Beispiel zu nennen, ein Landwirt daran gehindert werden können, eine patentrechtlich geschützte Maschine nachzubauen und zu vermarkten (was unbestritten ist), während er, handelt es sich um biologisch vermehrbare Materie, frei wäre, dasselbe durch Vermehrung dieser Materie zu tun? Hier wie dort liegt eine Leistung des Erfinders vor, ohne die es das Produkt gar nicht gäbe und die Schutz verdient. Dies gilt insbesondere auch für den Bereich der Landwirtschaft, wo die modernen Methoden der Bio- und Gentechnologie wesentliche Fortschritte versprechen, wie etwa Ertrags- und 250

Qualitätssteigerungen bei Nutzpflanzen oder die Reduktion von Dünge- und Schädlingsbekämpfungsmitteln.

Das mit dem Patent verliehene Recht ist freilich nicht schrankenlos. Wir erinnern daran, dass es sich dabei um ein sachlich, zeitlich und räumlich beschränktes Ausschliesslichkeitsrecht handelt. Mit dem Erlöschen des Patentes (spätestens 20 Jahre nach der Anmeldung zum, Patent) wird die Erfindung auch zur gewerbsmässigen Benützung frei. Soweit während dieser Zeit unerwünschte Monopolbildungen befürchtet werden (einige Stellungnahmen enthalten z.B.

für lebenswichtige Nahrungsmittel Äusserungen in dieser Richtung), weisen wir darauf hin. dass solche Befürchtungen bereits vor über zehn Jahren gegen die Aufhebung des Ausschlusses von Arznei- und Nahrungsmitteln .von der Patentierung ins Feld geführt wurden. Ein Missbrauch, welcher das Eingreifen des Staates nötig machte, trat aber bisher nicht ein. Sollte es im übrigen zu unerwünschten Monopolbildungen kommen, enthält das Patentgesetz wirksame Mittel, um sie zu bekämpfen: Neben der Zwangslizenz für abhängige Erfindungen (Art. 36 PatG) und derjenigen im öffentlichen Interesse (Art. 40 PatG) sieht Artikel 32 PatG sogar die Enteignung des Patentes im öffentlichen Interesse vor.

Diese Bestimmungen wirken übrigens auch präventiv in dem Sinne, als ihr blosses Vorhandensein die Bereitschaft zur freiwilligen Lizenzierung erhöht.

Negative Auswirkungen werden auch für Drittweltstaaten befürchtet. Hier ist zunächst zu bemerken, dass die mit der Patenterteilung verliehenen Rechte territorial, also auf das Gebiet der Schweiz begrenzt sind. Im.übrigen entscheiden in einem marktwirtschaftlichen System die Unternehmer selbst, ob und wohin sie Technologie exportieren wollen. Ein solcher Entscheid wird aber wesentlich von der Qualität des im betreffenden Land bestehenden Rechtsschutzes abhängen, und nur ein gut ausgebauter Schutz wird ein Unternehmen dazu bewegen, ein solches Land technologisch mitzuberücksichtigen.

Wenn wir uns nun den drei Bereichen dieser Revision zuwenden, so ist zu sagen, dass die Ausdehnung des derivierten Stoffschutzes den Patentinhaber vor Missbräuchen schützen soll. Es wird also nicht mehr möglich sein, biologisch vermehrbare Materie, welche in der Schweiz durch ein Verfahrenspatent geschützt ist, im patentfreien Ausland nach diesem
Verfahren herzustellen, dort zu vermehren, die Produkte in die Schweiz einzuführen und hier zu vermarkten. Es kann kaum bestritten werden, dass die Bekämpfung derartiger Praktiken auch vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus sinnvoll ist. Der zweite Punkt, die Sonderregel bezüglich des Erschöpfungsgrundsatzes, liegt ausgesprochen im Interesse der Dritten, welche nach der geltenden Rechtslage patentierte biologisch vermehrbare Materie, die sie gekauft haben, ohne Einwilligung des Patentinhabers selbst dann nicht vermehren dürfen, wenn dies für deren bestimmungsgemässe Verwendung notwendig ist. Der dritte Punkt schliesslich, die Hinterlegungsmöglichkeit biologisch vermehrbarer Materie, soll lediglich Erleichterungen im Patenterteilungsverfahren bringen. Sie ist übrigens, in etwas eingeschränkterer Form, bereits heute gemäss Artikel 27 PatV gegeben. Allerdings ist zu erwarten, dass es, insbesondere wegen der gegenüber der heutigen Regelung auf Verordnungsebene etwas ausgebauten Hinterlegungsmöglichkeit, zu einer verstärkten Anmeldetätigkeit kommen wird. Obwohl genaue Aussagen hier naturgemäss kaum möglich sind, ist aber (um zu einer weiteren in der Interpella251

tion Ulrich enthaltenen Frage Stellung zu nehmen) wegen der bereits heute bestehenden Patentierungsmöglichkeiten und des beschränkten Umfangs dieser Revision kaum mit der Anmeldung einer «Flut von gentechnologisch veränderten Organismen» zu rechnen.

Im Zusammenhang mit den Auswirkungen dieser Revision insbesondere auf die Landwirtschaft wird auch die Frage nach der Abgrenzung zur Sortenschutzgesetzgebung gestellt. Wir weisen aber nachdrücklich darauf hin, dass diese Revision am Ausschluss von der Patentierung gemäss Artikel la PatG nichts ändert; für Pflanzensorten werden also weiterhin keine Patente erteilt. Berührungspunkte mögen sich aus der oben geschilderten Auslegung von Artikel l a PatG ergeben, wonach das BAGE für Pflanzen, sofern sie ohne sortenspezifische Merkmale beansprucht werden, Patente erteilt. Sie liegen jedoch ausserhalb dieser Revision, weshalb sie hier nicht weiter behandelt werden. In Verbindung mit dem sogenannten derivierten Stoffschutz steht ein weiterer Berührungspunkt, welcher jedoch grundsätzlich ebenfalls nicht von dieser Revision erfasst wird. Die Ausdehnung des durch das Verfahrenspatent verliehenen Schutzes auf das unmittelbare Erzeugnis des geschützten Verfahrens soll verhindern, dass das Patent in missbräuchlicher Weise allzu leicht umgangen werden kann (Durchführung des Verfahrens im patentfreien Ausland, Vermarktung der unmittelbaren Erzeugnisse in der Schweiz). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung erstreckt sich der Schutz auch dann auf das unmittelbare Erzeugnis, wenn dieses selbst nicht gültig patentiert werden könnte, etwa weil es nicht neu ist oder durch Sonderregel von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist (Urteile des Schweizerischen Bundesgerichts vom 24. Febr. 1966 und vom 22. Sept. 1970, in Schweizerische Mitteilungen über Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 1966, S. 133, bzw. 1971, S.29). Dieser Rechtsprechung liegt der Gedanken zugrunde, dass die Produkte nicht etwa patentiert werden, sondern lediglich als unmittelbare Erzeugnisse eines bestimmten Verfahrens geschützt werden, so dass die ratio der Bestimmungen über den Ausschluss von der Patentierung hier nicht zutrifft (vgl. Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, 2. A., Anm.

22 zu Art. 8 PatG). Obwohl die Rechtsprechung im Zusammenhang mit den seinerzeit vom Patent
ausgeschlossenen Arzneimitteln und chemischen Stoffen entwickelt wurde, dürfte sie daher allgemeine Gültigkeit beanspruchen und somit auch auf Pflanzensorten als Erzeugnis eines geschützten Verfahrens Anwendung finden, wobei eine gerichtliche Bestätigung dieser Annahme bisher fehlt.

Für diese Revision hat die Frage jedoch nur insofern Bedeutung, als die Verneinung des derivierten Stoffschutzes für Pflanzensorten in diesem Bereich die hier vorgeschlagene Erweiterung von Artikel 8 Absatz 3 PatG gegenstandslos machen würde.

Bezüglich des Sortenschutzrechtes enthält die mehrfach erwähnte Interpellation Ulrich zwei spezifische Fragen. Obwohl sie mit dieser Revision nichts zu tun haben, ergreifen wir die Gelegenheit, um an dieser Stelle kurz darauf einzugehen: - Die Frage nach der Gewährleistung des Vollzugs des Bundesgesetzes vom 20. März 1975 über den Schutz von Pflanzenzüchtungen (Sortenschutzgesetz; SR 232.16) kann bejaht werden. Nachdem anfänglich fünf Arten geschützt werden konnten, weist die Artenliste seit dem letzten Jahr 78 Arten auf, de252

ren Sorten zum Schutz angemeldet werden können. Bis Ende April 1989 sind gesamthaft 560 Sortenschutzgesuche eingegangen und 340 Sortenschutztitel erteilt worden. Die Schweiz ist Mitglied des Internationalen Verbandes zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV) ; sie arbeitet mit an der zur Zeit diskutierten Revision des Übereinkommens.

In bezug auf die Unterlassung der Aufnahme pestizidresistenter Pflanzen in die Sortenliste weisen wir darauf hin, dass bei der Zusammenstellung der Sortenliste in erster Linie darauf zu achten ist, dass keine krankheitsanfälligen Sorten ausgewählt werden, welche einen unannehmbaren Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zur Folge haben. Bei der Auswahl der Sorten können die Ernteerträge sowie die Wünsche der Konsumenten jedoch nicht ausser acht gelassen werden. Gegenwärtig sind wir noch weit davon entfernt, unseren Produktionsbedarf nur mit Sorten zu decken, welche ohne Hilfsstoffe auskommen.

123.13

Die Forderung nach Verschiebung der Roision

In etlichen Stellungnahmen wird angeregt, die Revision des Patentgesetzes, zumindest was die Schutzverbesserung für biotechnologische Erfindungen anbelangt, bis zum Vorliegen einer Missbrauchsgesetzgebung zurückzustellen. Wir erachten jedoch ein Zuwarten aus folgenden Gründen als unerwünscht: - Die Revision geht auf einen klaren parlamentarischen Auftrag zurück, nämlich auf die Motion Auer (vgl. Ziff. 111.2), welche eine baldmöglichste Ergänzung des Patentgesetzes zur Erzielung eines adäquaten Patentschutzes fordert. Die Motion wurde von 83 Mitgliedern des Nationalrates mitunterzeichnet und von beiden Räten diskussionslos überwiesen.

- Die schweizerische Industrie befindet sich auf dem Gebiet der biotechnologischen Forschung weltweit in der Spitzengruppe. Die Forschung ist heute voll im Gang und ein möglichst rascher angemessener Schutz für die Errungenschaften auch im Heimatland erscheint als unerlässlich.

- Die internationale Entwicklung geht heute in Richtung der Verbesserung des Patentschutzes für biotechnologische Erfindungen. So wurde 1983 das Internationale Büro der OMPI beauftragt, unter Beizug eines Expertenkomitees die Schutzmöglichkeiten für biotechnologische Erfindungen zu prüfen. Diese Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen, die vom Internationalen Büro dem Expertenkomitee unterbreiteten Vorschläge enthalten jedoch unter anderem die drei hier in Frage stehenden Revisionspunkte.

Hinzuweisen ist ferner auf die Sachlage in den USA, wo in sehr liberaler Weise Patente für Erfindungen auf biotechnologischem Gebiet erteilt werden.

Eine ähnliche Entwicklung bahnt sich, wenn die Anzeichen nicht trügen, auch in Japan an.

Was den europäischen Raum anbelangt, so hat die Kommission der EG im Oktober 1988 dem EG-Rat einen Vorschlag für eine «Richtlinie des Rates über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen» vorgelegt. Der Vorschlag enthält unter anderem ebenfalls die drei Punkte dieser Revision.

253

Wir sind der Auffassung, dass die schweizerische Gesetzgebung mit der internationalen Entwicklung Schritt halten sollte.

- Soweit die Befürchtung von Missbräuchen im Zusammenhang mit der Verwertung von Erfindungen Anlass zur Forderung nach Verschiebung dieser Revision ist, weisen wir darauf hin, dass die Verwertung der Ergebnisse heutiger Forschungsarbeiten erst in einigen Jahren aktuell wird. Es steht aber zu erwarten, dass bis dahin die Frage der Missbrauchsgesetzgebung weitgehend geklärt sein dürfte.

123.14

Schlussfolgerung

Aufgrund der obigen Ausführungen halten wir an der Revision des Patentgesetzes, insbesondere auch in zeitlicher Hinsicht, fest. Wir unterbreiten Ihnen daher mit dieser Botschaft die drei Revisionsvorschläge, welche in der Begründung zur Motion Auer und auch im Vernehmlassungsentwurf des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartementes vom 17. Mai 1988 enthalten sind.

123.2

Die weiteren Revisionspunkte

Die Einführung einer regionalen Erschöpfung ist fast durchwegs auf heftige Kritik gestossen (vgl. Ziff. 122.2). Es erscheint daher nicht als zweckmässig, im jetzigen Zeitpunkt daran festzuhalten, insbesondere auch, um die rasche Verwirklichung der Schutzverbesserung auf dem Gebiet der biotechnologischen Erfindungen nicht zu gefährden.

Was den in einzelnen Stellungnahmen geforderten Verzicht auf die Einführung der Weiterbehandlung anbelangt, weisen wir darauf hin, dass es dabei um die Weiterentwicklung eines bereits bestehenden und bestens eingespielten Rechtsbehelfs (Art. 14 PatV) geht. Eine Fristversäumnis im ohnehin schon komplizierten Gebiet des Patentwesens kann, oft ohne Vorwarnung, zum Verlust erheblicher wirtschaftlicher Werte führen. Die Weiterbehandlung soll hier, insbesondere auch für weniger erfahrene Erfinder, Erleichterungen bringen. Ob die ebenfalls vorgeschlagene Erweiterung der Möglichkeit, wieder in den früheren Stand eingesetzt zu werden (Ausschluss nur bei grobem Verschulden), eine solche Erleichterung im erforderlichen Ausmass verschaffen könnte, muss bezweifelt werden; denn nach der geltenden und wohl weiterhin gültigen Praxis wird das Verschulden des Vertreters dem Patentbewerber oder -Inhaber als eigenes Verschulden zugerechnet. Würde also ein Vertreter durch grobes Verschulden eine Frist versäumen, wäre dem Berechtigten nicht geholfen. Dem Bedürfnis nach Rechtssicherheit und dem Interesse Dritter an freier Benützung der Erfindung wird durch eine absolute Frist zur Stellung des Weiterbehandlungsantrags Rechnung getragen, welche gegenüber derjenigen bei der Wiedereinsetzung um die Hälfte verkürzt ist.

Aus diesen Gründen wird an der Einführung der Weiterbehandlung ebenso festgehalten wie an den übrigen Revisionspunkten, bei denen sich die Kritik auf untergeordnete Punkte beschränkt.

254

Was die Vorschläge zur Aufnahme weiterer Revisionspunkte, wie z. B. der Verbesserung des Rechtsschutzes, anbelangt, sind wir der Auffassung, dass dies die Revision ungebührlich verzögern würde und deshalb abzulehnen ist. Die entsprechenden Vorschläge werden jedoch für eine Totalrevision des Patentgesetzes im Auge behalten.

2

Besonderer Teil : Kommentar zum Entwurf zu einem Bundesgesetz über die Änderung des Patentgesetzes

21

Vorbemerkung

Die Erhöhung des Bussensatzes bei Patentverletzungen (Art. 81 PatG), die Verlängerung der Frist zur Einreichung der Übersetzung der europäischen Patentschrift (Art. 113 PatG) sowie die Änderungen eher redaktionellen Charakters wurden im Allgemeinen Teil, Ziffern 112.7-112.9, erörtert. Auf eine weitere Behandlung in diesem Teil wird, unter Verweis auf die dortigen, Ausführungen, verzichtet.

22

Kommentar zu den einzelnen Bestimmungen

221

Die Ausdehnung des derivierten Stoffschutzes

Artikel 8 Wirkung des Patentes ; Grundsatz Absatz 3: Der derivierte Stoffschutz wird bei biologisch vermehrbarer Materie auf die Produkte ausgedehnt, welche durch Vermehrung der nach dem patentierten Verfahren erhaltenen Erzeugnisse gewonnen werden. Unter «biologisch vermehrbarer Materie» ist lebende Materie (z.B. Mikroorganismen oder Pflanzenzellen), bzw. mittels eines biologischen Systems vermehrbare Materie (z.B.

Plasmide oder Viren) zu verstehen. Der Ausdruck «Vermehrung» umfasst sowohl die Vermehrung durch Replikation (Klonierung) wie auch diejenige, welche zu einer Zelldifferenzierung führt. Der Schutz wird bei Vorliegen einer oder beider Vermehrungsarten gewährt, in letzterem Fall unabhängig von deren Reihenfolge. Allerdings darf die Vermehrung bei der Herstellung der Folgeerzeugnisse nicht eine untergeordnete Rolle spielen; sie muss vielmehr massgeblich, wenn auch nicht ausschliesslich, an der Entstehung dieser Erzeugnisse beteiligt sein.

222

Das Inverkehrbringen biologisch vermehrbarer Materie

Artikel 8a Wirkung des Patentes ; in Verkehr gebrachte biologisch vermehrbare Materie Der Grundsatz, wonach sich die Rechte aus dem Patent an einem vom Patentinhaber in Verkehr gebrachten Erzeugnis erschöpfen, lässt sich sinnvoll nicht auf die Fälle übertragen, in denen es sich bei diesem Erzeugnis um biologisch vermehrbare Materie handelt.

255

Bei Anwendung des normalen Erschöpfungsgrundsatzes würde der Erwerber in vielen Fällen daran gehindert, das erworbene Produkt bestimmungsgemäss anzuwenden. Die Vermehrung des Produktes führt nämlich zu Erzeugnissen, die nicht vom Patentinhaber (oder mit seiner Zustimmung von Dritten) in Verkehr gebracht wurden und somit dem Erschöpfungsgrundsatz nicht unterliegen. Damit würde das Recht aus dem Patent alle Käufer, welche die Erzeugnisse zum Zweck der Vermehrung oder einer mit einer Vermehrung verbundenen Verwendung erwerben, blockieren. Sie könnten nicht vermehren oder die beabsichtigte Verwendung nicht durchführen, ohne dass dadurch neue Erzeugnisse entstünden, an denen das Recht aus dem Patent haften würde. Allerdings ist beizufügen, dass bereits heute die Vermehrung für bestimmte Zwecke in der Regel aufgrund vertraglicher Abmachungen oder aufgrund der stillschweigenden Zustimmung des Patentinhabers erlaubt ist.

Auf der anderen Seite kommt nicht in Frage, den Erschöpfungsgrundsatz bei biologisch vermehrbarer Materie unbeschränkt auf das Vermehrungsmaterial, bzw. das vermehrte Gut, auszudehnen. Bei einer solchen Lösung würde mit dem einmaligen Inverkehrbringen eines Erzeugnisses der Käufer praktisch unbegrenzt in die Lage versetzt, weitere Mengen des geschützten Erzeugnisses herzustellen, zu gebrauchen oder in den Verkehr zu bringen. Der Patentinhaber würde damit seines Ausschliessungsrechtes in bezug auf die Ausübung seiner Erfindung weitgehend beraubt; er könnte in ungerechtfertigter Weise konkurrenziert werden und ginge schon bei einmaligem Verkauf der Kontrolle über seine Erfindung verlustig.

Artikel 8 a trägt dieser Sachlage dadurch Rechnung, dass er die Erschöpfung bei biologischer Vermehrung dann eintreten lässt, wenn und soweit diese Vermehrung - sei sie ein- oder mehrmalig - für die bestimmungsgemässe Verwendung des in Verkehr gebrachten Erzeugnisses notwendig ist. Massgebend für die bestimmungsgemässe Verwendung ist dabei die Beantwortung der Frage, wofür die biologisch vermehrbare Materie in Verkehr gebracht wurde, also der Wille des Patentinhabers. Die bestimmungsgemässe Verwendung und der entsprechende Wille des Patentinhabers lassen sich in der Regel leicht aus der Natur des abgeschlossenen Geschäftes, dem Erzeugnis selbst, dem Geschäftsbereich des Käufers, dem Verkaufsvolumen,
dem Verkaufspreis usw., ableiten, können aber auch anlässlich des Vertragsschlusses ausdrücklich festgehalten werden.

Dasselbe gilt auch für die Einräumung des sogenannten Landwirteprivilegs, das heisst des Rechts, Vermehrungsmaterial von Pflanzen für den Eigenbedarf zu vermehren.

Die Anwendung der vorgeschlagenen Bestimmung kann anhand folgender Beispiele erläutert werden: - der Patentinhaber verkauft Vermehrungsgut von gentechnologisch verändertem Weizen zur Herstellung von Brotmehl. Aufgrund der Ausdehnung des Erschöpfungsgrandsatzes kann der Erwerber dieses Gut vermehren und die Ernte zur Mehlherstellung verwenden. Demgegenüber ist der Verkauf der Ernte als Saatgut oder die Benützung des Saatgutes als Grundstock für einen Saatguthandel nach gewöhnlicher Regel ohne Einwilligung des Patentinhabers nicht zulässig, weil es sich dabei nicht um eine bestimmungsgemässe Verwendung handelt.

256

der Patentinhaber verkauft Bakterien, die unter Selbstvermehrung der Bekämpfung eines Ölteppichs dienen sollen; auf diese (bestimmungsgemässe) Verwendung und die damit verbundene Vermehrung findet der erweiterte Erschöpfungsgrundsatz Anwendung. Die Erweiterung greift jedoch nicht ein und es ist dem Erwerber nicht gestattet, diese Bakterien, bzw. die nach bestimmungsgemässer Benutzung noch in vermehrungsfähiger Form übrigbleibenden Bakterien in Fermentern weiter zu züchten, um selbst in das Geschäft der Ölteppichbekämpfungsmittel einzusteigen.

der Patentinhaber verkauft stauperesistente Hunde. Sofern der Verkauf nicht zu Zuchtzwecken erfolgt, darf der Erwerber die Hunde nicht gewerbsmässig weiter züchten.

223

Die Einführung der inneren Priorität

Artikel 17 Voraussetzungen und Wirkung der Priorität Absatz l"": Das System der Unionspriorität (Axt. 17 Abs. l PatG und Art. 4 PVUe) hat sich bewährt. Deshalb und auch im Interesse der Einheitlichkeit liegt es nahe, diese bewährte Regelung, unter Vorbehalt widersprechender Bestimmungen in Gesetz und Verordnung, auch für die innere Priorität vorzusehen. Damit ergibt sich, dass Fragen bezüglich der Erstanmeldung (einschliesslich des Sonderfalls von Art. 4 C 4 PVUe) und ihres Schicksals (Hängigkeit der Erstanmeldung im Zeitpunkt der Zweitanmeldung nicht erforderlich, Art. 4 A 3 PVUe), der Gleichheit der Erfindungen (vgl. Art. 4 H PVUe), der mehrfachen und Teilprioritäten (vgl. Art. 4 F PVUe) usw., wie bei der Unionspriorität beantwortet werden.

Artikel 20a Verbot des Doppelschutzes Das System der inneren Priorität führt dazu, dass für die gleiche Erfindung zwei schweizerische Patentgesuche eingereicht werden, welche (Patentierbarkeit vorausgesetzt) zu zwei gültigen Patenten mit gleichem Anmelde- oder Prioritätsdatum führen können. Ein solcher Doppelschutz ist jedoch nicht gerechtfertigt, weil der Schutzrechtsinhaber daran kein rechtlich schützenswertes Interesse hat.

Artikel 125, 126 und 140 PatG sprechen hier eine deutliche Sprache. Ein solcher Schutz wäre vor allem auch im Hinblick auf das Doppelschutzverbot von Artikel 140 PatG kaum haltbar, weil sich der dortige Tatbestand vom vorliegenden nur darin unterscheidet, dass eine der Anmeldungen eine internationale statt eine schweizerische ist. Deshalb wird auch hier ein Verbot des Doppelschutzes vorgeschlagen.

Das Verbot hat im Zeitpunkt der Erteilung des zweiten Patentes den Wirkungsverlust eines der beiden Patente zur Folge. Entsprechend dem Hauptzweck des Institutes der inneren Priorität, verbesserte Nachanmeldungen zu gestatten, muss dieser Verlust das aus der Erstanmeldung hervorgegangene Patent treffen.

Der Zielsetzung des Doppelschutzverbotes gemäss fällt die Wirkung im Umfang weg, in welchem sich die sachlichen Geltungsbereiche der beiden Patente decken.

257

Entsprechend findet die Bestimmung auch auf den Fall Anwendung, in welchem unter Beanspruchung der Priorität der Erstanmeldung nicht nur eine, sondern mehrere Nachanmeldungen getätigt und bis zur Patenterteilung weiterverfolgt werden. Im Umfang des sachlichen Geltungsbereichs des aus der jüngsten Anmeldung hervorgegangenen Patentes fallen die Wirkungen der aus den älteren Anmeldungen (mit Einschluss der Erstanmeldung) resultierenden Patente dahin.

224

Offenbarung der Erfindung, Nichtigkeitsklage

Artikel 26 Nichtigkeitsgründe Absatz l Ziffer 3: Nach der vorgeschlagenen Ergänzung von Artikel 50 PatG mit der Möglichkeit, Proben biologisch vermehrbarer Materie zu hinterlegen (vgl. Ziff. 227 hiernach), muss die Erfindung nicht mehr in allen Fällen in der Patentschrift selbst offenbart sein. Die Ziffer wird daher der neuen Sachlage angepasst. Vgl. im übrigen auch Artikel 138 Absatz l Buchstabe b EPUe.

225

Die Einführung eines weiteren Rechtsbehelfs bei Fristversäumnis

Artikel 46a Weiterbehandlung Absatz 1: Es wird der Grundsatz aufgestellt, dass die Weiterbehandlung, welche eines schriftlichen Antrags bedarf, bei allen gesetzlichen und vom Amt angesetzten Fristen möglich ist. Zu Ausnahmen vergleiche Absatz 4. Unter gesetzlichen Fristen sind auch die auf Verordnungsstufe festgesetzten Fristen zu verstehen.

Absatz 2: Abgesehen von dem in Absatz l genannten Erfordernis des schriftlichen Antrags ist die Weiterbehandlung an folgende Voraussetzungen gebunden: - Die relative Frist für die Stellung des Antrags beträgt zwei Monate vom Zeitpunkt an, in welchem der Patentbewerber oder -inhaber von der Fristversäumnis Kenntnis erhält. Benachrichtigt das BAGE den Betroffenen über die Fristversäumnis, so sind (von früherer Kenntnis abgesehen) die Zustellung der Mitteilung und ihr gleichgestellte Tatbestände massgebend; tatsächliche Kenntnis ist nicht erforderlich, so etwa, wenn ein eingeschriebener Brief während der dafür vorgesehenen Frist nicht abgeholt wird. Die Kenntnis des Vertreters des Patentbewerbers oder -inhabers wird diesem zugerechnet.

Die absolute Frist beträgt sechs Monate und beginnt mit dem Ablauf der versäumten Frist.

- Innerhalb der Fristen für die Stellung des Weiterbehandlungsantrags, also nicht notwendigerweise gleichzeitig mit dessen Einreichung, muss die versäumte Handlung vollständig nachgeholt, gegebenenfalls das Patentgesuch vervollständigt und die Weiterbehandlungsgebühr gezahlt werden.

Absatz 3: Keine Bemerkungen.

258

Absatz 4: Wäre die Weiterbehandlung bei den Fristen für den Weiterbehandlungsantrag oder für das Wiedereinsetzungsgesuch möglich, würden diese Fristen sinnlos. Die Buchstaben a und b nehmen sie deshalb von der allgemeinen Regelung von Absatz l aus. Buchstabe c schliesst die Frist für die Beanspruchung des Prioritätsrechts aus um zu verhindern, dass sie de facto von zwölf auf vierzehn Monate oder mehr anschwillt. Berücksichtigt sind der Fall, in dem die Nachanmeldung verspätet eingereicht wird wie auch derjenige, in welchem die Anmeldung zwar innerhalb der Prioritätsfrist erfolgt, jedoch ohne Beanspruchung des Prioritätsrechts. Keine Weiterbehandlung soll gemäss Buchstabe d bei der mit vier Jahren ohnehin langen Frist für den Teilverzicht gemäss Artikel 24 Absatz l Buchstabe c gegeben sein. Die Weiterbehandlung bezüglich der Frist für die Änderung der technischen Unterlagen würde das Patenterteilungsverfahren durcheinanderbringen und wird deshalb durch Buchstabe e ausgeschlossen. Dieselben Überlegungen gelten für den Ausschluss bezüglich der Frist für die Auswahlerklärung gemäss Artikel 138 Absatz 2 in der hier vorgeschlagenen Fassung (Bst. f). Überdies kann der Bundesrat nach Buchstabe g die Weiterbehandlung in weiteren Fällen ausschliessen. Dabei ist an Fristen auf Verordnungsstufe gedacht, welche dem geordneten Verfahrensablauf dienen oder sehr kurz sind und sich deshalb mit der Weiterbehandlungsmöglichkeit schlecht vertragen. Als Beispiele sind etwa zu nennen Artikel 3 Absatz 2 PatV (Frist für die Nachholung der Unterschrift), Artikel 70 Absatz l PatV (Frist für den Antrag auf Verschiebung der Bekanntmachung oder der Patenterteilung), Artikel 72 PatV (Sperrfrist), sowie Fristen, welche in der Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Gebühren des Bundesamtes für geistiges Eigentum (Gebührenverordnung; SR 232.148) vorgesehen sind.

Artikel 48 Vorbehalt von Rechten Dritter Absatz 1: Abgesehen von redaktionellen Änderungen wird Buchstabe a im Hinblick auf die Einführung der Weiterbehandlung angepasst. In Buchstabe b fällt der Hinweis auf den 1976 aufgehobenen Artikel 21 PatG weg.

226

Die Zulassung von sogenannten «product-by-process-claims»

Artikel 50 Offenbarung der Erfindung Absatz 1: Mit dem sogenannten «product-by-process-claim» wird ein beanspruchtes Erzeugnis nicht durch seine Eigenschaften oder Merkmale, sondern durch eine seiner Herstellungsarten definiert. Der Zulassung dieses Vorgehens dient der zweite Satz des Absatzes.

Der Regelung liegt die Auffassung zugrunde, dass ein Herstellungsverfahren durchaus geeignet sein kann, ein Erzeugnis zu beschreiben. Das Verfahren muss aber genau definiert und mit genügender Aussicht auf Erfolg durchführbar sein.

Der Anmelder hat die Wahl zwischen herkömmlichen Erzeugnisansprüchen und «product-by-process-claims». Enthält allerdings die Anmeldung Merkmale des Erzeugnisses, so wird das BAGE deren Aufnahme in den Patentanspruch verlangen (vgl. Art. 29 PatV).

259

Obwohl sich die vorgeschlagene Bestimmung nicht zum sachlichen Geltungsbereich äussert, ist davon auszugehen, dass der «product-by-process-claim» ein Erzeugnisanspruch ist und daher nur für neue Erzeugnisse Schutz gewährt. Damit ist zugleich gesagt, dass er den derivierten Stoffschutz von Artikel 8 Absatz 3 PatG nicht überflüssig macht, weil jener Schutz auch für bekannte, nach dem beanspruchten neuen Verfahren hergestellte Erzeugnisse gilt. Wegen seiner Einordnung bei den Erzeugnisansprüchen verleiht der «product-by-process-claim» dem beanspruchten Stoff absoluten Schutz. Dem Anmelder steht es aber selbstverständlich frei, durch entsprechende Formulierung des Anspruchs den Schutz auf das nach dem beschriebenen Verfahren hergestellte Erzeugnis zu beschränken, sofern er im Hinblick auf Artikel 8 Absatz 3 PatG nicht überhaupt darauf verzichtet, neben dem Verfahrensanspruch einen solchen Anspruch aufzustellen.

227

Die Hinterlegung biologisch vermehrbarer Materie

Artikel 50 Offenbarung der Erfindung Absätze 2 und 3: Die in Artikel 27 PatV enthaltene Regelung, wonach die ungenügende Darlegung einer Erfindung durch den Hinweis auf die Hinterlegung einer Kultur eines Mikroorganismus' vervollständigt werden kann, wird ins Gesetz überführt, wobei statt «Mikroorganismus» der Ausdruck «biologisch vermehrbare Materie» verwendet wird (zu diesem Begriff vgl. Ziff. 221). Die Regelung wird im übrigen gegenüber der bisherigen in folgender Hinsicht verfeinert und ergänzt: Betrifft die Erfindung die Herstellung oder Verwendung biologisch vermehrbarer Materie, so muss die Patentanmeldung Angaben über das Verfahren zur Herstellung oder über die Verwendung der Materie enthalten. Der Grand liegt darin, dass die Gewährung des Patentrechts von der Offenbarung der Erfindung zwecks Bereicherung des Standes der Technik abhängig gemacht wird.

Mit einer blossen Hinterlegung der Materie ist aber eine solche Offenbarung nicht gewährleistet, weil aus der Materie selbst das zum Schutz durch Patent angemeldete Verfahren zu seiner Herstellung oder die zu patentierende Verwendung in der Regel nicht ersichtlich sind. Hingegen ist es sinnvoll zu erlauben, die Darlegung des Verfahrens oder der Verwendung durch die Hinterlegung einer Probe der Materie zu ergänzen. Dieser Fall wird durch Absatz 2 geregelt.

Absatz 3 behandelt hingegen den Fall, in welchem biologisch vermehrbare Materie als Erzeugnis beansprucht wird. Hier liegt die oben erwähnte Bereicherung des Standes der Technik, für die ein Patent gewährt wird, im neuen Erzeugnis selbst. Wie das Erzeugnis hergestellt wurde, tritt dabei in den Hintergrund, sofern dem Dritten irgendeine Herstellungsmöglichkeit zur Verfügung steht. Bei biologisch vermehrbarer Materie besteht eine solche Möglichkeit in ihrer Vermehrung, wobei dieser Weg gegenüber dem ursprünglichen Herstellungsverfahren leichter gangbar ist und deshalb auch vom Dritten, unter Beachtung der Patentrechte, ohnehin vorgezogen wird. Bei dieser Sachlage kann deshalb die Hinterlegung einer Probe der Materie die Darlegung ihrer Herstellung nicht nur vervollständigen, sondern ersetzen.

260

Damit die Hinterlegung einer Probe der biologisch vermehrbaren Materie die Offenbamngsfunktion erfüllen kann, muss die Allgemeinheit Zugang zu den hinterlegten Proben haben. Dies ist, ab Patenterteilung, durch die Hinterlegung bei einer anerkannten Sammelstelle (einer internationalen Hinterlegungsstelle gemäss dem Budapester Vertrag vom 28. April 1977 über die internationale Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für die Zwecke von Patentverfahren; SR 0.232.145.1, oder bei einer anderen, vom SAGE anerkannten Stelle) gewährleistet.

Die vorgeschlagene Regelung entspricht der Praxis des Europäischen Patentamtes und der Rechtsprechung in der Bundesrepublik Deutschland (Beschluss des Bundesgerichtshofes vom 12. Febr. 1987, «Tollwutvirus», GRUR 1987 231).

Absatz 4: Gemäss den Absätzen 2 und 3 muss der Hinweis auf die Hinterlegung in der Beschreibung, welche ein Teil der technischen Unterlagen des Patentgesuches ist, erfolgen. Weist der Patentbewerber erst nach der Einreichung des Patentgesuchs auf die Hinterlegung hin, handelt es sich somit um eine Änderung der technischen Unterlagen. Da mit dieser Änderung nach der Vorgabe der Absätze 2 und 3 (die geschriebene Darlegung der Erfindung im Patentgesuch gewähleistet die Offenbarung nicht) über den bisherigen Offenbarungsgehalt hinausgegangen wird, müsste nach der allgemeinen Regel von Artikel 58 Absatz 2 PatG das Anmeldedatum auf den Zeitpunkt des Hinweises verschoben werden. In Abweichung von dieser Regel und in Übereinstimmung mit dem europäischen Patentrecht (vgl. Regel 28 EPUe) wird jedoch für die Festlegung des Anmeldedatums auf den Zeitpunkt der Hinterlegung abgestellt. In diesem Moment entlässt ja der Patentbewerber die Probe aus seinem Privatbereich, wobei die Sammelstelle im hier interessierenden Zusammenhang funktionell als ein Teil des BAGE angesehen werden kann.

Der Vorbehalt der Artikel 56 Absatz l und 58 Absatz 2 PatG stellt klar, dass bei einer Hinterlegung vor der Einreichung des Patentgesuchs oder bei einer nicht im Zusammenhang mit der Hinterlegung stehenden Änderung der technischen Unterlagen nach der Hinterlegung für die Festlegung des Anmeldedatums die allgemeinen Regeln gelten.

Eine Frist für den Hinweis ist nicht vorgesehen. Da die Absätze 2 und 3 davon ausgehen, dass die Offenbarung ohne Hinterlegung und entsprechendem
Hinweis ungenügend ist, wird er auf Beanstandung des BAGE hin in den Fristen gemäss Artikel 11 und 12 PatV beigebracht werden müssen.

Trägt die Hinterlegung nichts zur Offenbarung bei, fällt sie für die Bestimmung des Anmeldedatums ausser Betracht.

Absatz 5: Die Einzelheiten betreffend die Hinterlegung und den Zugang zu den hinterlegten Proben (z.B. bezüglich der Voraussetzungen für deren Abgabe, vgl.

Art. 27 Abs. 6 der geltenden PatV) werden auf Verordnungsstufe geregelt.

228

Die Abschaffung der amtlichen Vorprüfung

Artikel 87 Anwendungsbereich der Vorprüfung Absatz 2: Die vorgeschlagene Bestimmung verankert den Grundsatz, wonach Patentgesuche, welche nach ihrem Inkrafttreten eingereicht werden, bei Erfül261

lung der entsprechenden Voraussetzungen zwar noch der Vorprüfung unterstellt werden können; das betrifft aber nur Gesuche, welche innert einem Monat eingereicht werden. Gegen diese Lösung mag zwar eingewendet werden, dass sie nicht der bei der Abschaffung eines Rechtsinstituts üblichen Vorgehensweise, nämlich der Aufhebung der betreffenden Bestimmungen, entspricht. Demgegenüber ist aber zu bedenken, dass das Patentgesetz, heute schon bis zu einem gewissen Grad Flickwerk, mit der Aufhebung der die Vorprüfung betreffenden Bestimmungen weiter an Übersichtlichkeit verliert. Dabei wäre es mit der Aufhebung des die amtliche Vorprüfung in erster Linie regelnden Vierten Titels des Patentgesetzes (Art. 87-106a) nicht getan; andere Bestimmungen beziehen sich ebenfalls auf die Vorprüfung und müssten ganz oder teilweise aufgehoben werden (Art.41, 49, 59rf, 61, 63, 63a usw.). Gegen eine Aufhebung spricht aber vor allem auch die Tatsache, dass für die vor dem Inkrafttreten dieser Revision eingereichten Patentgesuche, welche bereits der Vorprüfung unterstellt wurden oder noch werden, ein Wechsel zur Patenterteilung ohne Vorprüfung nicht in Frage kommt. Die Bestimmungen über die Vorprüfung finden also weiterhin Anwendung, und zwar auf Jahre und Jahrzehnte hinaus (vgl. z. B. Art. 86 PatG).

Mit ihrer Beseitigung würden sie somit in das Gebiet der aufgehobenen, aber eben doch noch anwendbaren Bestimmungen befördert und ihre Anwendung müsste anhand alter Auflagen des Patentgesetzes erfolgen. Mit der vorgeschlagenen Regelung verbleiben hingegen die Bestimmungen dort, wo sie im Bedarfsfall am ehesten gesucht werden, eine Übergangsregelung erübrigt sich und den Anmeldern wird eine letzte Frist gesetzt, um ein vorgeprüftes Patent zu erlangen. Gewiss wird einmal die Zeit kommen, wo die Bestimmungen über die amtliche Vorprüfung gegenstandslos sein werden. Es darf aber angenommen werden, dass dannzumal die Zeit für eine Totalrevision des Patentgesetzes reif sein wird.

229

Die Anpassung des Patentgesetzes an den Rückzug des Vorbehaltes zu Kapitel II PCT (internationale vorläufige Prüfung)

Artikel 131 Geltungsbereich des Gesetzes ; Verhältnis zum Zusammenarbeitsvertrag Absatz 1: Mit dem Rückzug des Vorbehaltes zu Kapitel II PCT (internationale vorläufige Prüfung) kann der Anmelder, welcher eine internationale vorläufige Prüfung verlangt, auch die Schweiz als Land auswählen, in welchem er die Ergebnisse dieser Prüfung verwenden will: Die Schweiz wird zum «ausgewählten Staat» (vgl. Art. 31 Abs. 4 Bst. a PCT). Gemäss Artikel 2 PCT wird unter anderem das Patentamt eines solchen Staates als «ausgewähltes Amt» bezeichnet.

Die Ergänzung des Absatzes trägt dieser neuen Eigenschaft des SAGE Rechnung.

Artikel 134 Bestimmungs- und ausgewähltes Amt Vergleiche die Bemerkungen zu Artikel 131 Absatz l PatG. Der Vorbehalt für internationale Anmeldungen, welche die Wirkung einer Anmeldung für ein eu262

ropäisches Patent haben, ist auch im Zusammenhang mit der internationalen vorläufigen Prüfung nötig: bei solchen Anmeldungen kann die Schweiz zwar ausgewählter Staat sein, ausgewähltes Amt ist aber das Europäische Patentamt (Art.l56EPUe).

Artikel 138 Formerfordernisse; Jahresgebühr Absatz 1: Die bisherigen Absätze l und 2 werden in einem Absatz vereint.

Absatz 2: Dieser Absatz entspricht der Regelung von Artikel 39 PCT. Die Bedeutung einer fristgerechten Auswahl liegt darin, dass der Beginn des Verfahrens vor dem SAGE um zehn Monate von 20 auf 30 Monate seit dem Anmeldeoder dem Prioritätsdatum hinausgeschoben wird (vgl. auch Art.40 Abs. l PCT) und die in Absatz l genannten Handlungen erst auf diesen Zeitpunkt hin vorzunehmen sind. Die Erwähnung des BAGE als ausgewähltes Amt trägt denjenigen Fällen Rechnung, in denen die internationale Anmeldung die Wirkung einer europäischen Patentanmeldung hat. Ausgewähltes Amt ist das Europäische Patentamt, und die «nationale» Phase wird vor jenem nach den dort geltenden Bestimmungen durchgeführt.

Die Rücknahme des Vorbehaltes zu Kapitel II PCT erheischt ferner eine Sonderregel in bezug auf die Fälligkeit der dritten Jahresgebühr. Gemäss Artikel 42 in Verbindung mit Artikel 131 Absatz 2 PatG wird die dritte Jahresgebühr am Ende des 24. Monats nach der Anmeldung fällig. Dieser Zeitpunkt kann nun vor dem Ablauf der SOmonatigen Frist von Artikel 39 Absatz l PCT (Beginn der nationalen Phase) liegen, z.B. wenn die internationale Anmeldung eine Erstanmeldung ist. Es widerspricht jedoch dem PCT, wenn Jahresgebühren schon vor Beginn der nationalen Phase verlangt werden können (vgl. Art.40 Abs. l PCT).

Der Eintritt der Fälligkeit wird daher für diese Fälle auf das Ende des Monats verlegt, in welchem die Frist gemäss Artikel 39 Absatz l PCT abläuft.

230

Übergangsrecht

Artikel 143 Patentgesuche; Grundsatz und Ausnahmen Absatz 4: Die Beanspruchung der inneren Priorität wird auch aufgrund von Patentgesuchen zugelassen, welche bereits vor dem Inkrafttreten der Neuregelung eingereicht wurden. In Artikel 143 Absatz l ist jedoch nur von beim Inkrafttreten hängigen Patentgesuchen die Rede. Damit könnte es zu einer nicht gerechtfertigten Ungleichbehandlung kommen: Wenn zwei Anmelder ihre Gesuche drei Monate vor dem Inkrafttreten einreichen und der eine sein Gesuch nach zwei Monaten wieder zurückzieht, könnte nur noch der andere die Priorität beanspruchen, obwohl nach allgemeiner Regel (vgl. die Erläuterungen zu Art. 17 Abs. l ter in Ziff. 223) der erste dasselbe tun könnte, weil die Beanspruchung unabhängig vom Schicksal der Erstanmeldung ist. Dieser Absatz dient der Vermeidung solcher Fälle.

263

3

Personelle und finanzielle Auswirkungen

31

Auswirkungen auf den Bund

Die Vorlage hat keine personellen Auswirkungen und führt zu keinen Mehrausgaben.

32

Auswirkungen auf die Kantone

Die Vorlage betrifft nur den Bund und wirkt sich auf die Kantone nicht aus.

4

Legislaturplanung

Die Vorlage ist in den Richtlinien der Regierungspolitik 1987-1991 angekündigt (BEI 1988 l 395, Anhang 2).

5

Verhältnis zum europäischen Recht

51

Die Schutzverbesserung für biotechnologische Erfindungen

Am 20. Oktober 1988 legte die Kommission der Europäischen Gemeinschaften dem Rat einen Vorschlag für eine «Richtlinie des Rates über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen» vor. Die im Entwurf vorliegende Richtlinie bezweckt die Angleichung der Gesetzgebung der Mitgliedsstaaten in dem hier interessierenden Bereich und enthält unter anderem die drei Punkte dieser Revision: In Artikel 11 wird eine Sonderregel betreffend in Verkehr gebrachte selbstreplizierbare Materie vorgeschlagen (Art. 8 a des Revisionsentwurfs), Artikel 12 Absatz l enthält die Erweiterung des sogenannten derivierten Stoffschutzes (Art. 8 Abs. 3 des Revisionsentwurfes), und Artikel 15 f. regeln die Hinterlegung von Mikroorganismen oder anderem selbstreplizierendem Material (Art. 50 Abs. 2-5 des Revisionsentwurfs). Der letzte Punkt ist übrigens auch im Rahmen des Europäischen Patentübereinkommens geregelt (Regel 28 und 28a EPUe), wobei zu erwähnen ist, dass das vom Europäischen Patentamt erteilte Patent gemäss den 1985 von der Luxemburger Konferenz über das Gemeinschaftspatent festgelegten Texten Grundlage für das geplante Gemeinschaftspatent ist.

Wiewohl es sich bei der Richtlinie erst um einen Vorschlag der EG-Kommission handelt, kann festgestellt werden, dass diese Vorlage in die gleiche Richtung geht wie die gegenwärtigen Bestrebungen innerhalb der EG.

52

Die weiteren Revisionspunkte

i Die Beseitigung der amtlichen Vorprüfung steht mit dem europäischen Recht insofern im Zusammenhang, als gerade auch wegen der Schaffung des europäischen Patentes, welches in Zukunft innerhalb der EG zum Gemeinschaftspatent werden soll, die Beibehaltung des Vorprüfungssystems nicht mehr gerechtfertigt ist. Daher bestehen hier keine Schwierigkeiten.

264

Mit dem europäischen Recht ebenfalls vereinbar sind die Einführung der inneren Priorität und der Rückzug des Vorbehaltes zu Kapitel II PCT. EG-Mitgliedstaaten wie die Bundesrepublik Deutschland und die Niederlande sehen das Institut der inneren Priorität in ihrer nationalen Gesetzgebung vor. Auf Ebene der Gemeinschaft findet es ein gewisses Korrelat in der Tatsache, dass eine nationale Anmeldung in einem EG-Mitgliedstaat, der zugleich Vertragsstaat des EPUe ist, Prioritätsbasis für eine europäische Patentanmeldung mit Benennung desselben Staates bilden kann. Den Vorbehalt zu Kapitel II PCT kennt kein EG-Mitgliedstaat.

Die Weiterbehandlung findet eine Entsprechung in der Weiterbehandlung gemäss Artikel 121 EPUe. Sie ist aber ebenfalls bei Versäumnis gesetzlicher Fristen und nach der Patenterteilung zulässig; insofern geht sie über das Europäische Patentübereinkommen und auch über das zukünftige Gemeinschaftspatentübereinkommen hinaus. Die Gründe für die Einführung dieses Rechtsbehelfes wurden in den Ziffern 112.5 und 123.2 erwähnt. Es bleibt hier zu ergänzen, dass das Entgegenkommen gegenüber den Schutzrechtsbewerbern und -inhabern ein Ausfluss anmelderfreundlicher Politik ist; dem Gesichtspunkt der Anmelderfreundlichkeit ist aber, gerade auch im Hinblick auf die starke Konkurrenz durch das europäische System, ein bedeutendes Gewicht beizumessen.

Keine Probleme bieten schliesslich die Zulassung von sogenannten «product-byprocess-claims», die Erhöhung der Strafdrohung bei Patentverletzungen und die Verlängerung der Frist zur Einreichung der Übersetzung der europäischen Patentschrift. Die Zulassung von sogenannten «product-by-process-claims» entspricht der Praxis des Europäischen Patentamtes; Patentverletzungen werden auch im EG-Raum als ernstes Problem eingestuft und die vorgeschlagene Fristenregelung entspricht der Rechtslage in denjenigen EG-Mitgliedstaaten, die auch Vertragsstaaten des EPUe sind.

6

Rechtliche Grundlagen

61

Verfassungsmässigkeit

Die verfassungsmässige Grundlage für diesen Änderungserlass ergibt sich, wie für den Grunderlass, aus den Artikeln 64 und 64bis der Bundesverfassung.

62

Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen

Im vorgeschlagenen Artikel 46a Absatz 4 Buchstabe g ist eine Delegation der Rechtsetzungsbefugnis an den Bundesrat vorgesehen, die über die allgemeine Kompetenz zum Erlass einer Vollzugsgesetzgebung hinausgeht. Die Bestimmung ermächtigt den Bundesrat, die Weiterbehandlung bei weiteren als den in Absatz 4 erwähnten Fristen auszuschliessen. Gedacht ist dabei an Fristen auf Verordnungsstufe, die bereits heute bestehen oder in Zukunft eingeführt werden und insbesondere einen geordneten Verfahrensgang gewährleisten sollen, welcher durch die Zulassung der Weiterbehandlung gefährdet werden könnte. Der Bundesrat sollte deshalb, ebenfalls auf Verordnungsstufe, die Möglichkeit haben, eine solche Gefährdung zu verhindern.

3366

11 Bundesblatt. 141.Jahrgang. Bd.III

265

Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente

Entwurf

Änderung vom

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 16. August 1989 '), beschliesst: I

Das Bundesgesetz vom 25. Juni 19542) betreffend die Erfindungspatente wird wie folgt geändert: Titel Bundesgesetz über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) Art. 7b Einleitungssatz Ist die Erfindung innerhalb von sechs Monaten vor dem Anmeldeoder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden, so zählt diese Offenbarung nicht zum Stand der Technik, wenn sie unmittelbar oder mittelbar zurückgeht Art. 8 Randtitel und Abs. 3 F. Wirkung des Betrifft die Erfindung ein Verfahren, so erstreckt sich dieses ^Grundsatz Recht auch auf die unmittelbaren Erzeugnisse des Verfahrens.

Handelt es sich dabei um biologisch vermehrbare Materie, so erstreckt sich das Recht auch auf die Erzeugnisse, die massgeblich durch Vermehrung dieser Materie gewonnen werden.

3

Art. 8a (neu) u. in verkehr Vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gefoegfschhverm°ehr- brachte biologisch vermehrbare Materie darf ohne seine Einwillibare Materie gung vermehrt werden, insoweit dies für die bestimmungsgemässe Verwendung notwendig ist.

') BB1 1989 III 232 > SR 232.14

2

266

Erfindungspatente

Art. 16 Abs. 2 (neu) 2 Völkerrechtliche Verträge bleiben vorbehalten.

Art. 17 Abs. l erster Satz und Abs.lter (neu) 1 Ist eine Erfindung in einem anderen Land, für das die Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18831) zum Schutz des gewerblichen Eigentums gilt, oder mit Wirkung für ein solches Land vorschriftsgemäss zum Schutz durch Erfindungspatent, Gebrauchsmuster oder Erfinderschein angemeldet worden, so entsteht nach Massgabe von Artikel 4 der Übereinkunft ein Prioritätsrecht.

lter Absatz l und Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums gelten sinngemäss bezüglich einer schweizerischen Erstanmeldung, sofern sich aus diesem Gesetz oder der Verordnung nichts anderes ergibt.

Art.20a (neu) E. Verbot des Hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger für die gleiche ErfinDoppelschutzes dung zwei gültiPatentente mit gleichem Anmelde- oder Prioritätsdatum erhalten, so verliert das Patent aus der älteren Anmeldung seine Wirkung, soweit die sachlichen Geltungsbereiche der beiden Patente übereinstimmen.

Art. 26 Abs. l Ziff. 3 1 Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patentes fest, 3. wenn das Patent die Erfindung nicht im Sinne von Artikel 50 offenbart; Gliederungstitel vor Artikel 46a 7. Abschnitt: Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung in den früheren Stand

A. Weiterbehan lung

Art. 46a (neu) ' Hat der Patentbewerber oder der Patentinhaber eine gesetzliche oder vom Bundesamt für geistiges Eigentum angesetzte Frist ver-

1) SR 0.232.01/.04

267

Erfindungspatente

säumt, so kann er bei diesem Amt schriftlich die Weiterbehandlung beantragen.

2 Er muss den Antrag innert zwei Monaten, nachdem er von der Fristversäumnis Kenntnis erhalten hat, einreichen, spätestens jedoch innert sechs Monaten nach Ablauf der versäumten Frist. Innerhalb dieser Fristen muss er zudem die unterbliebene Handlung vollständig nachholen, gegebenenfalls das Patentgesuch wieder vervollständigen und die Weiterbehandlungsgebühr zahlen.

3 Durch die Gutheissung des Weiterbehandlungsantrags wird der Zustand hergestellt, der bei rechtzeitiger Handlung eingetreten wäre. Vorbehalten bleibt Artikel 48.

4 Die Weiterbehandlung ist ausgeschlossen bei: a. den Fristen für die Einreichung des Weiterbehandlungsantrags (Abs. 2); b. den Fristen für die Einreichung des Wiedereinsetzungsgesuches (Art. 47 Abs. 2); c. den Fristen für die Einreichung eines Patentgesuchs mit Beanspruchung des Prioritätsrechts und für die Prioritätserklärung (Art. 17 und 19); d. der Frist für den Antrag auf Teilverzicht (Art. 24 Abs. 2); e. der Frist für die Änderung der technischen Unterlagen (Art. 58 Abs.l); f. der Frist für die Auswahlerklärung (Art. 138 Abs.2); g. weiteren, vom Bundesrat bezeichneten Fristen.

Art. 47 Randtitel B. Voraussetzungen und Wirkung

Art. 48 Randtitel und Abs. l c. Vorbehalt von ' Das Patent kann demjenigen nicht entgegengehalten werden, der Rechten Dritter ^ Erfmdung im iniand gutgläubig während der folgenden Zeitabschnitte gewerbsmässig benützt oder besondere Anstalten dazu getroffen hat: a. zwischen dem letzten Tag der Frist für die Zahlung einer Patentjahresgebühr (Art. 42 Abs. 3) und dem Tag, an dem ein Weiterbehandlungsantrag (Art.46a) oder ein Wiedereinsetzungsgesuch (Art.47) eingereicht worden ist; b. zwischen dem letzten Tag der Prioritätsfrist (Art. 17 Abs. 1) und dem Tag, an dem das Patentgesuch eingereicht worden ist.

268

Erfindungspatente

Art. 50 B. Offenbarung Die Erfindung ist im Patentgesuch so darzulegen, dass der Fachder Erfindung marm s j e ausführen kann. Betrifft sie ein Erzeugnis, so kann sie auch durch eine Art der Herstellung offenbart werden.

2 Kann eine Erfindung, welche die Herstellung oder Verwendung biologisch vermehrbarer Materie betrifft, nicht ausreichend dargelegt werden, so ist die Darlegung durch die Hinterlegung einer Probe der Materie und, in der Beschreibung, durch einen Hinweis auf die Hinterlegung zu vervollständigen.

3 Kann bei einer Erfindung, welche biologisch vermehrbare Materie als Erzeugnis betrifft, die Herstellung nicht ausreichend dargelegt werden, so ist die Darlegung durch die Hinterlegung einer Probe der Materie und, in der Beschreibung, durch einen Hinweis auf die Hinterlegung zu vervollständigen oder zu ersetzen.

4 Als Anmeldedatum gilt der Tag, an dem die Probe hinterlegt wird. Vorbehalten bleiben die Artikel 56 Absatz l und 58 Absatz 1.

5 Der Bundesrat regelt die Hinterlegung und den Zugang zu den hinterlegten Proben im einzelnen.

l

Art. 81 Abs. l 1 Wer vorsätzlich eine Handlung nach Artikel 66 begeht, wird auf Antrag des Verletzten mit Gefängnis bis zu .einem Jahr oder mit Busse bis zu 100000 Franken bestraft.

Gliederungstitel vor Artikel 87 Vierter Titel: Amtliche Vorprüfung 1. Abschnitt: Anwendungsbereich und Organe Art. 87 Randtitel und Abs. 2 Einleitungssatz A. Anwendungs- 2 Der Vorprüfung sind Patentgesuche unterstellt, die innert einem Vorprüfung Monat nach dem Inkrafttreten dieser Bestimmung eingereicht werden und die zum Gegenstand haben:

Art. 113 Abs. 2 1 Die Wirkung des europäischen Patentes gilt als nicht eingetreten, wenn die Übersetzung der Patentschrift nicht eingereicht wird: a. innert drei Monaten seit der Veröffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Europäischen Patentblatt; 269

Erfindungspatente

b. innert drei Monaten seit der Veroffentlichung des Hinweises auf die Entscheidung uber den Einspruch, wenn im Einspruchsverfahren das Patent in geandertem Umfang aufrechterhalten worden ist.

C. Jahresgebuhren fiir das europaische Patent

Art. 119 Fur das europaische Patent sind alljahrlich im voraus Jahresgebilhren an das Bundesamt fiir geistiges Eigentum zu zahlen, erstmals fur das Patentjahr, das auf das Patentjahr folgt, in dem auf die Erteilung des europaischen Patentes im Europaischen Patentblatt hingewiesen wird.

Art. 131 Abs. 1 1 Dieser Titel gilt fur internationale Anmeldungen im Sinne des Vertrages vom 19.Juni 1970 1) uber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Zusammenarbeitsvertrag), fiir die das Bundesamt fiir geistiges Eigentum Anmelde-, Bestimmungs- oder ausgewahltes Amt ist.

Gliederungstitel vor Artikel 134 3. Abschnitt: Fiir die Schweiz bestimmte Anmeldungen; ausgewahltes Amt

A. Bestimmungsund ausgewahltes ' Amt

C. Formerfordernisse; Jahresgebiihr

Art. 134 Das Bundesamt fur geistiges Eigentum ist Bestimmungs- und ausgewahltes Amt im Sinne von Artikel 2 des Zusammenarbeitsvertrages fiir internationale Anmeldungen, mit denen der Schutz von Erfindungen in der Schweiz beantragt wird und die nicht die Wirkung einer Anmeldung fur ein europaisches Patent haben.

Art. 138 1 Ist die internationale Anmeldung nicht in einer schweizerischen Amtssprache abgefasst, so hat der Anmelder beim Bundesamt fur geistiges Eigentum innerhalb von 20 Monaten seit dem Anmeldeoder dem Prioritatsdatum eine Ubersetzung in eine schweizerische Amtssprache einzureichen, den Erfinder schriftlich zu nennen und die Anmeldegebiihr zu bezahlen.

') SR 0.232.141.1

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Erfindungspatente

2 Ist die Schweiz vor dem Ablauf des 19. Monats seit dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum ausgewählt worden und ist das Bundesamt für geistiges Eigentum ausgewähltes Amt, so beträgt die Frist 30 Monate ab dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum.

In diesem Falle wird die dritte Jahresgebühr am letzten Tag des Monats fällig, in welchem die Frist abläuft, sofern dieser Tag nach dem in Artikel 42 Absätze l und 2 genannten Zeitpunkt liegt.

Art. 143 Abs. 4 (neu) 4 Die innere Priorität (Art. 17 Abs. lter) kann auch beansprucht werden, wenn die Erstanmeldung beim Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht mehr hängig ist.

II 1 2

Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.

Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

3366

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Botschaft zu einer Änderung des Bundesgesetzes betreffend die Erfindungspatente vom 16.

August 1989

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1989

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

36

Cahier Numero Geschäftsnummer

89.051

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

12.09.1989

Date Data Seite

232-271

Page Pagina Ref. No

10 051 156

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